发明创造名称：穿心莲内酯琥珀酸半酯钠钾盐及其制剂
外观设计名称：
决定号：10172
决定日：2007-06-28
委内编号：4W01465
优先权日：
申请（专利）号：200410039522.9
申请日：2004-02-06
复审请求人：
无效请求人：哈药集团三精制药股份有限公司
授权公告日：2005-10-19
审定公告日：
专利权人：重庆药友制药有限责任公司
主审员：吴红权
合议组组长：马文霞
参审员：刘亚
国际分类号：C07D307/58, A61K31/365, A61K9/00, A61P31/04, A61P31/12
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第2款、第3款
决定要点：对于用制备方法表征的化学产品权利要求，其新颖性审查应针对该产品本身进行，而不是仅仅比较其中的制备方法是否与对比文件公开的方法相同。对于用制备方法表征的化学产品权利要求，如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变，则推定该方法表征的化学产品权利要求不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
全文：
案由
本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2005年10月19日授权公告、申请日为2004年2月6日、名称为“穿心莲内酯琥珀酸半酯钠钾盐及其制剂”的第200410039522.9号发明专利（下称本专利），专利权人为重庆药友制药有限责任公司。
本专利授权公告的权利要求书如下：
“1、一种含有14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐的药物组合物，是注射用冻干粉针剂，其特征在于，所述冻干粉针剂，每1000瓶含有200g的14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐，每1000瓶冻干粉针剂由以下方法制备：取200g的14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐加500ml 80%总体积注射用水溶解，测pH，用4%的NaHCO3溶液调节PH至6.5~7.5，加注射用水至全量，加活性炭脱色后过滤除炭，测PH，含量，合格后，无菌过滤，澄明度合格后，灌装成1000瓶，半压塞，进箱冷冻干燥，出箱，压盖，轧盖，灯检，包装。”
针对上述专利权，哈药集团三精制药股份有限公司（下称请求人）于2006年4月6日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第22条第2款和第3款的规定，请求人提交了如下附件：
附件1：国家药品监督管理局《国家药品标准》（化学药品地方标准上升国家标准）第一册，2002年，国家药典委员会编，首页，2002国药标字HG-001号国家药品标准颁布件页以及第107-112页，复印件共8页；
附件2：公开号为CN1357546A的中国发明专利申请公开说明书，公开日为2002年7月10日，复印件共11页。
请求人认为：
（1）在本专利的申请日前，14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐的药物制剂早已公开报道，在附件1中已经明确记载这种药品的国家标准，其中已经明确记载了14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐的结构式，与本专利权利要求1所要求保护的主题完全相同。虽然权利要求1中还包括了一些制备方法，但是在说明书中并没有记载这种制备方法能够带来任何14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐本身所具有的作用之外的任何积极效果。因此本专利的权利要求1请求保护的还是一种14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐冻干粉针剂，它已经在申请日以前的公开出版物附件1中公开发表过，因此不具有新颖性。
（2）本专利中将14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐加水溶解、调pH值至6.5-7.5、活性炭脱色、过滤的制备方法是制药行业中广泛使用的冻干粉的制备方法，附件2说明书第3页中完整地记载了与本专利权利要求1中记载的制备方法相同的方法。将附件2与本专利相比较，原料相近似，工艺过程相同（都包含了活性炭脱色、调pH值、过滤等主要步骤）、工艺条件相同（pH值的区间相重合）。唯一区别是本专利使用碳酸氢钠调pH，而附件2使用盐酸调pH。碳酸氢钠、盐酸都是酸性物质，是常用的pH调节剂，二者都可以将碱性物质调成酸性是公知常识。至于“测PH，含量，合格后，无菌过滤，澄明度合格后，灌装成1000瓶，半压塞，进箱冷冻干燥，出箱，压盖，轧盖，灯检，包装”都是冻干粉生产的通用工艺，是本领域技术人员的公知常识。对本领域技术人员来说，在附件1公开的14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐的基础上，根据附件2中所记载的技术方案的提示，不需要任何创造性劳动就可以想到：14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾盐与14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐可以采用相同的方法进行加工提纯。本专利说明书第4页第9-14行记载的本发明的特点都是14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钠钾盐本身的作用，因此本专利的权利要求1不具有创造性。
经形式审查合格后，专利复审委员会受理了上述请求，于2006年8月25日向双方当事人发出了《无效宣告请求受理通知书》，并将《专利权无效宣告请求书》及其附件清单中所列附件副本转送给专利权人，要求其在指定的期限内答复，同时成立合议组对本无效请求案进行审理。
2006年9月26日，专利权人针对该无效宣告请求陈述了意见，专利权人认为：1）本发明的技术特征包括注射用冻干粉针剂产品的配方组成和制备方法，而附件1既没有公布配方，也没有公布制备方法，因此附件1不符合使本发明不具备新颖性的条件。2）附件2是和本发明完全不同的一个产品的原料提纯方法，附件2既没有公布本发明的配方，也没有公布制备方法，其公布的提纯方法和本发明注射用冻干粉针剂的配制方法在目的和技术步骤上都不相同，本发明的关键技术用4%的NaHCO3溶液调节PH在附件2中根本没有出现，而且即使调节PH值也是针对不同的产品和不同的目的，根本无法从中获得技术启示以开发本发明的产品，因此附件2不符合使本发明不具备创造性的条件。
2006年12月27日，合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，拟定于2007年2月5日举行口头审理，并将专利权人于2006年9月26日提交的意见陈述书副本转交给请求人，要求其在口头审理时答复。
2007年2月5日，口头审理如期举行。双方当事人的代理人参加了口头审理。在口头审理过程中，双方当事人对对方出庭人员的身份和资格无异议，对合议组成员没有回避请求。在口头审理过程中，合议组就本案的无效理由及证据逐一进行了调查，双方当事人充分陈述了各自的意见。在口头审理过程中，认定并记录了以下事项：（1）请求人以附件1和公知常识相结合破坏本专利权利要求1的新颖性；请求人以附件1和附件2以及公知常识相结合破坏本专利权利要求1的创造性；（2）请求人当庭提交了附件1的原件，专利权人核实后，表示对附件1和附件2的真实性无异议，但认为附件1没有标示印刷日期，不属于对公众开放的公开出版物，专利权人对附件2的关联性有异议，认为两者是不同的产品；（3）请求人认为附件1可以在药监局和专业书店购买到，其公开日期可推定为2002年年底；（4）专利权人认为，本专利权利要求1与附件1相比，剂型相同，活性成分及活性成分含量相同，除“用4%的NaHCO3溶液调节pH至6.5-7.5”外的其余制备步骤都是常规步骤；（5）请求人当庭提交了《药用辅料应用技术》第86页和第669页作为公知常识性证据，并出示了原件，专利权人核实后对其真实性无异议，对其作为申请日前的公知常识性证据无异议。
至此，合议组认为本案的事实已经调查清楚，可以依法作出审查决定。
二、决定的理由
关于无效理由和证据的认定
请求人针对本专利所提出的无效理由是本专利权利要求1不具备新颖性和创造性，不符合专利法第22条第2款和第3款的规定，其中权利要求1相对于附件1和公知常识的结合不具有新颖性，权利要求1相对于附件1和附件2以及公知常识的结合不具有创造性。
请求人当庭提交了附件1的原件，专利权人对其真实性无异议，合议组对其真实性予以认可。专利权人认为附件1没有标示印刷日期，不属于对公众开放的公开出版物。合议组认为，首先，在附件1中，并没有印有“内部资料”、“内部发行”等字样，因此附件1并没有明确要求是在特定范围内发行并要求保密的；其次，作为一本由国家药典委员会汇编成册的国家药品标准，是药物领域的技术人员公知的，在国内许多技术情报单位都有收藏，其公开性是显而易见的，因此合议组认为附件1属于专利法意义上的公开出版物。在附件1封面记载有“二00二年”字样，其原件的前言部分记载了如下内容“本册标准经国家药品监督管理局2002国药标字HG-001号文颁布，自2002年12月1日起正式执行”，落款时间为2002年8月。鉴于上述记载，合议组推定附件1的最迟公开出版日期应为2002年12月31日，专利权人并未提交反证证明其实际出版日晚于2002年12月31日，而本专利的申请日为2004年2月6日，迟于该日期，因此，附件1是本专利申请日之前的公开出版物，其内容可以作为现有技术用于评价本专利的新颖性和创造性。
附件2是中国发明专利申请公开说明书，专利权人对其真实性无异议。附件2的公开日早于本专利的申请日，因此附件2属于本专利申请日之前的公开出版物，其内容可以作为现有技术用于评价本专利的新颖性和创造性。
请求人当庭提交了《药用辅料应用技术》第86页和第669页作为公知常识性证据，并出示了原件，专利权人核实后对其真实性无异议，对其作为申请日前的公知常识性证据无异议，合议组亦认可该公知常识性证据。
关于专利法第22条第2款
专利法第22条第2款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其它方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
对于用制备方法表征的化学产品权利要求，其新颖性审查应针对该产品本身进行，而不是仅仅比较其中的制备方法是否与对比文件公开的方法相同。对于用制备方法表征的化学产品权利要求，如果申请没有公开可与对比文件公开的产品进行比较的参数以证明该产品的不同之处，而仅仅是制备方法不同，也没有表明由于制备方法上的区别为产品带来任何功能、性质上的改变，则推定该方法表征的化学产品权利要求不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
本专利权利要求1要求保护：“一种含有14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐的药物组合物，是注射用冻干粉针剂，其特征在于，所述冻干粉针剂，每1000瓶含有200g的14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐，每1000瓶冻干粉针剂由以下方法制备：取200g的14-脱氢-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐加500ml 80%总体积注射用水溶解，测pH，用4%的NaHCO3溶液调节PH至6.5~7.5，加注射用水至全量，加活性炭脱色后过滤除炭，测PH，含量，合格后，无菌过滤，澄明度合格后，灌装成1000瓶，半压塞，进箱冷冻干燥，出箱，压盖，轧盖，灯检，包装。”
附件1包括注射用炎琥宁的国家药品标准（附件1第109-110页）以及注射用炎琥宁说明书（第111-112页），附件1第111页记载了炎琥宁及其结构式，并指出其化学名称为14-脱羟-11,12-二脱氢穿心莲内酯-3,19-二琥珀酸半酯钾钠盐，附件1的第109页记载了“本品为炎琥宁的无菌冻干品，含炎琥宁为标示量的90.0%-110.0%，本品可以加适量的无菌注射用氯化钠作稀释剂”；在附件1的第109页还记载了如下内容：“本品的pH值为6.0-8.0”；在附件1的第110页记载了如下内容：“规格（1）20mg（2）40mg（3）80mg（4）200mg”。
将本专利权利要求1的技术方案与附件1公开的注射用炎琥宁相比，二者在活性成分、组成、剂型、剂量上都相同、pH值范围上也相互重叠，只是本专利权利要求1中具体限定了产品的制备方法。从本专利权利要求1公开的制备方法可以看出，在整个制备过程中，除用4%的NaHCO3溶液调节pH外，并没有向药物组合物中加入任何其它药用辅料，而本领域技术人员公知pH调节剂的用量通常很少，对于用4%的NaHCO3溶液调节pH，由于炎琥宁本身是钾钠盐，钾钠盐中本身就存在钠离子，因此用4%的NaHCO3溶液调节pH并没有给所述的药物组合物带来组分上的变化，至于所述的制备方法，都是制备冻干粉针剂的常规方法，不可能为产品带来功能、性质上的改变。专利权人也没有举证证明附件1的产品与本专利不同，在没有证据表明由于制备方法上的区别给本专利的冻干粉针剂产品带来任何功能、性质上的改变的情况下，合议组认为本专利权利要求1所请求保护的产品不具有新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。
专利权人认为，使用NaHCO3溶液作为pH调节剂使得本专利的剂型更稳定。对此，合议组认为，使用NaHCO3溶液作为pH调节剂在本领域中是一种常见的技术手段，专利权人并没有提供相应的证据来证明其主张，在本专利的申请文件中也没有说明或提供实验来证明使用NaHCO3溶液作为pH调节剂比其它常规pH调节剂使得本专利的剂型更稳定，因此专利权人的上述主张不能成立，使用NaHCO3溶液作为pH调节剂并没有为本专利的冻干粉针剂产品带来任何功能、性质上的改变。
鉴于根据上述理由和证据已经得出本专利权利要求1不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定，因此，对于请求人提出的其它理由和证据，合议组在此不予评述。
根据上述事实和理由，合议组作出如下审查决定。
三、决定
宣告第200410039522.9号发明专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
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