发明创造名称：包装盒（来士威8188）
外观设计名称：
决定号：10323
决定日：2007-07-09
委内编号：6W06025
优先权日：
申请（专利）号：200430079876.7
申请日：2004-09-02
复审请求人：
无效请求人：广州立邦涂料有限公司
授权公告日：2005-08-03
审定公告日：
专利权人：日本立邦漆国际集团（香港）有限公司
主审员：张家祥
合议组组长：徐清平
参审员：任晓兰
国际分类号：09-03
外观设计分类号：
法律依据：中国专利法第23条
决定要点：经二审法院终审判决认定，被诉侵权产品侵犯了他人的在先注册商标权，而该侵权产品经证实即为本专利产品，则本专利与他人在先取得的合法权利相冲突，不符合专利法第23条的规定。
全文：
一、案由
本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2005年8月3日授权公告的、名称为“包装盒（来士威8188）”的第200430079876.7号外观设计专利（下称本专利），其申请日为2004年9月2日，专利权人为日本立邦漆国际集团（香港）有限公司。
针对上述专利权, 广州立邦涂料有限公司(下称请求人)于2005年12月29日向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利侵犯了其在先合法的商标权，不符合专利法第23条的规定，并提交了下述证据:
证据1:第1373018号注册商标的《商标档案》，注册人为广州立邦涂料有限公司H，专用期限为2000年3月14日至2010年3月13日，复印件，共1页；
证据2:第1373018号商标注册证，注册人为立邦涂料（广东）有限公司，有效期限为2000年3月14日至2010年3月13日，复印件，共1页；
证据3：昆明市盘龙区工商行政管理局出具的“盘工商经处字（2005）第080号”工商行政管理机关行政处罚决定书，复印件，共3页；
证据4：昆明市盘龙区工商行政管理局出具的关于（2005）第080号工商行政管理机关行政处罚决定书已经生效的答复函，复印件，共1页；
证据5：六盘水市工商行政管理局钟山分局出具的“钟工商处字（2005）第53号”行政处罚决定书，复印件，共2页；
证据6：中华人民共和国湖北省高级人民法院“[2002]鄂民三终字第18号”民事判决书，复印件，共12页；
请求人认为：证据1和2证明立邦涂料（广东）有限公司的注册商标“1KPU”已通过国家商标局的核准，核定使用商品为第2类油漆，有效期从2000年3月14日至2010年3月13日，请求人受让“1KPU”商标的注册，享有合法的“1KPU”注册商标权；本专利多处使用“2KPU”文字，构成对“1KPU”注册商标专用权的侵权，该侵权行为已经昆明市盘龙区工商行政管理局和贵州省六盘水市工商行政管理局钟山分局审查认定，并作出相应的行政处罚决定书；证据6证实“立邦”注册商标被湖北省高级人民法院终审判决认定为驰名商标，本专利中多处使用“立邦”注册商标标识，明显侵犯该注册商标的合法权益。
2006年1月27日，请求人补充提交了一份证据：
证据7：中华人民共和国工商行政管理总局商标局出具的第1373018号商标转让的核准商标转让证明，受让人为广州立邦涂料有限公司，复印件，共1页；
经形式审查合格后，专利复审委员会受理了上述请求，于2006年5月24日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将《专利权无效宣告请求书》及其附件的副本转送给专利权人，要求其在指定的期限内答复，同时成立合议组对本无效请求案进行审理。
专利权人于2006年6月16日针对《无效宣告请求受理通知书》作出答复，认为其没有构成商标侵权，“2KPU”只是其外观设计专利名称中的一部分，名称本身不受专利保护，况且其申请专利时并没有就文字部分进行申请；“2K”是代表德国聚氨脂的专用词，“PU”是聚氨脂材料的通称，“2KPU”是两组件的木器漆（聚脂漆）的专用名，任何人都可使用；请求人提交的民事判决书已足以证明广州立邦涂料有限公司不享有“立邦”商标及外观设计专利权。同时，专利权人提交了一份反证：
反证1：2006年4月25日公开的《涂料快讯》第7期，第A4页。
2006年11月3日，请求人针对本专利再次提交了意见陈述书，认为专利权人是在香港注册成立的，专利权人许可中山可邦涂料有限公司在其生产的油漆产品外包装使用本专利的设计，立邦涂料（中国）有限公司以其侵犯注册商标“立邦”专有权向法院提起诉讼，福建省龙岩市中级人民法院判定其侵犯“立邦”商标权成立，福建省高级人民法院维持了原判。同时，请求人提交了两份证据：
证据8：福建省龙岩市中级人民法院（2005）岩民初字第039号民事判决书，复印件，共12页；
证据9：福建省高级人民法院（2006）闽民终字第55号民事判决书，传真件复印件，共10页。
2006年11月24日，合议组将专利权人于2006年6月16日提交的答复意见及附件副本转送给请求人，要求其在壹个月内陈述意见。同时，将请求人于2006年11月3日提交的意见陈述书及其附件副本转送给专利权人。
2006年12月28日，请求人针对专利权人的答复意见和《涂料快讯》提交了意见陈述书，认为《涂料快讯》不是国家正规的公开出版物，无法确认真实性，且所记载内容与本案无关联性；专利权人关于“‘2KPU’是木器漆的专用名，使用在产品外包装上不侵犯他人商标权的陈述”没有依据且无证据支持，且相关工商行政管理机关已认定，在油漆产品外包装上使用“2KPU”字样侵犯了请求人的“1KPU”注册商标专用权；立邦涂料（中国）有限公司已于2004年5月21日许可请求人使用“立邦”商标，并授权请求人以自己的名义提起本次无效宣告请求。同时，提交了两份证据：
证据10：国家工商行政管理总局商标局出具的关于“立邦”商标的商标使用许可合同备案通知书，复印件，共1页；
证据11：立邦涂料（中国）有限公司出具的授权书，复印件，共1页。
2007年1月18日，本案合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，定于2007年3月15日对该专利权的无效请求进行口头审理，同时将请求人于2006年12月28日提交的意见陈述书及其附件转送给专利权人。
2007年2月6日，专利权人针对《无效宣告请求口头审理通知书》提交了答辩状，坚持2006年6月16日提出的答复意见。
2007年3月15日，口头审理如期进行，专利权人没有出席，合议组在请求人一方出庭的情况下就本无效宣告请求案进行了庭审调查。庭审过程中，请求人当庭提交了证据1-11的原件，认为证据8中被诉侵权产品涉及的专利就是本专利。由于专利权人没有提交反证1的原件，请求人无法确认其真实性。
2007年4月22日，请求人补交了一份证据：
证据12：专利号为200430079876.7的外观设计专利证书，该证书上盖有福建省龙岩市中级人民法院档案室的公章（红章），共1页。
请求人认为，该专利证书即是福建省龙岩市中级人民法院（2005）岩民初字第039号案件中被告提供的证据之一（见该案判决书的第6页第10行）。
2007年5月23日，合议组将请求人于2007年4月22补交的证据12转送给了专利权人。
2007年6月12日，合议组收到专利权人针对请求人所补交的证据12提交的意见陈述书，专利权人认为，1）本专利的无效宣告请求应该由国家知识产权局专利复审委员会来进行判定，证据12对判定本专利是否侵权没有任何意义；2）本专利并不存在侵权行为。
至此，合议组认为本案的事实清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
1．法律依据
专利法第23条规定：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。
2．证据认定
请求人当庭提交了证据6、8-9的原件，专利权人没有出席口头审理，也没有对其真实性提出异议，合议组经过核实，对其真实性予以认可；证据12是请求人在口头审理后补交的证据，上面盖有福建省龙岩市中级人民法院档案室的公章（红章），在专利权人未对其真实性提出异议的情况下，合议组对其真实性予以认可；证据8-9和12都是自无效宣告请求之日起一个月后提交的证据，依据《施行修订后审查指南的过渡办法》，对于在2006年7月1日之前提出的无效宣告请求，对其自无效宣告请求之日起一个月后提出的新理由、新证据的审查适用2001年10月18日公布的审查指南第四部分第三章第3.1节的规定，由于证据6是请求人在提出无效宣告请求时所提交的证据，用于证明权利冲突的在先商标权，证据8、9是对证据6的补充，而证据8中又涉及到证据12，因此，根据2001版《审查指南》的规定，合议组认为证据8-9和12不属于新证据，应予以考虑。
3．权利冲突的判断
证据8是福建省龙岩市中级人民法院（2005）岩民初字第039号民事判决书，其中，原告是立邦涂料（中国）有限公司（简称立邦公司），被告是中山市可邦涂料有限公司（简称可邦公司）。该判决书第10页作出如下认定：
“……‘立邦’文字的图文商标于1997年被国家商标局核准，原告2003年8月7日取得‘立邦’图文商标的专用权，成为图文商标的专用权人。……且在被告可邦公司生产的‘来士威’产品的外包装上，无标注生产商被告可邦公司生产的字样。使他人对被告可邦公司商品的来源产生混淆且造成‘立邦’漆知名商标的淡化。被告可邦公司的行为已经并可能对相关公众造成混淆和误解，有明显的‘搭便车’的恶意，具有‘傍名牌’的不正当竞争行为……原告立邦公司主张被告可邦公司、陈长明侵犯其商标权构成不正当竞争行为的诉讼请求成立，……”。
证据9是福建省高级人民法院（2006）闽民终字第55号民事判决书，上诉人为可邦公司，被上诉人为立邦公司，该判决书中的第8页至第9页作出如下认定：
“……一审法院除认定上诉人中山市可邦涂料有限公司成立的时间有误外，认定的其余事实属实。”判决驳回上诉，维持原判。
从以上证据8、9的认定结论可知，本案的焦点在于，判断以上证据中的涉及被诉侵权产品与本专利有何关系。请求人认为，证据8、9中的被诉侵权产品上使用的是本专利的外观设计，并在口审结束后提交证据12，即，专利号为200430079876.7的外观设计专利证书。该证书上盖有福建省龙岩市中级人民法院档案室的公章（红章），盖章的部位记载有“此件复印于（2005）岩民初字第39号正卷三（被告举证材料）P67页复印件”，证据8的判决书第6页中载明被告可邦公司提交补充证据“2、包装盒“来士威8188”外观专利证书及附图，说明可邦公司是经专利权人授权在自己的产品、包装及宣传资料上使用该专利，并冠以专利人香港公司的企业名称……”，证据12与证据8的内容相互印证，不存在矛盾，由此可以推知，证据8中所述的补充证据2即为证据12所示本专利的专利证书，该补充证据2用于证明可邦公司在其产品上使用本专利是经过专利权人授权的，因此，可以认定，证据8中可邦公司的侵权产品即为具有本专利外观设计的产品。
在证据8中，“立邦”文字的图文商标于1997年被国家商标局核准，立邦公司于2003年8月7日取得“立邦”图文商标的专用权，成为图文商标的专用权人，并且，该判决已认定含有“立邦”文字的产品侵害了立邦公司在先取得的注册商标的专用权，鉴于证据8中的被诉侵权产品是具有本专利外观设计的产品，而本专利的申请日为2004年9月2日，因此，本案合议组认为，本专利与立邦公司在先取得的合法的注册商标专用权相冲突，不符合专利法第23条的规定。
对于专利权人提交的反证1，由于没有提交原件，请求人对其真实性有异议，合议组对该证据不予采信。因此，该反证证据不能否定通过上述证据所证明的本专利不符合专利法第23条规定的结论。
鉴于根据证据8-9和12已经得出本专利不符合专利法第23条规定的结论，对于请求人提出的其他证据在本决定中不再进一步评述。
基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
宣告第200430079876.7号外观设计专利权无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
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