发明创造名称：黄牛肠激酶催化亚基基因及其基因工程生产方法
外观设计名称：
决定号：10956
决定日：2007-12-27
委内编号：4W01695
优先权日：
申请（专利）号：01113770.3
申请日：2001-07-10
复审请求人：
无效请求人：刘红强
授权公告日：2004-09-01
审定公告日：
专利权人：南京大学
主审员：张晓飞
合议组组长：叶娟
参审员：周英姿
国际分类号：C12N15/52，C12N15/09
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第2款
决定要点：如果一篇对比文件与一件专利属于相同的技术领域，并且该对比文件的一个技术方案中已经公开了该专利中一项权利要求的全部技术特征，两者的技术方案实质相同，所要解决的技术问题也相同，并能产生相同的技术效果，那么该权利要求相对于该对比文件不具备专利法新颖性。
全文：
一、案由
本专利权无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2004年9月1日公告授予的、名称为“黄牛肠激酶催化亚基基因及其基因工程生产方法”的第01113770.3号发明专利权（下称本专利），其申请日为2001年7月10日，专利权人为南京大学。本专利授权公告的权利要求书如下:
“1.一种黄牛肠激酶催化亚基的基因，其基因序列如下：
attgtcggag gaagtgactc cagagaagga gcctggcctt gggtcgttgc tctgtatttc 60
gacgatcaac aggtctgcgg agcttctctg gtgagcaggg attggctggt gtcggccgcc 120
cactgcgtgt acgggagaaa tatggagccg tctaagtgga aagcagtgct aggcctgcat 180
atggcatcaa atctgacttc tcctcagata gaaactaggt tgattgacca aattgtcata 240
aacccacact acaataaacg gagaaagaac aatgacattg ccatgatgca tcttgaaatg 300
aaagtgaact acacagatta tatacagcct atttgtttac cagaagaaaa tcaagttttt 360
cccccaggaa gaatttgttc tattgctggc tggggggcac ttatatatca aggttctact 420
gcagacgtac tgcaagaagc tgacgttccc cttctatcaa atgagaaatg tcaacaacag 480
atgccagaat ataacattac ggaaaatatg gtgtgtgcag gctatgaagc aggaggggta 540
gattcttgtc agggggattc aggcggacca ctcatgtgcc aagaaaacaa cagatggctc 600
ctggctggcg tgacgtcatt tggatatcaa tgtgcactgc ctaatcgccc aggggtgtat 660
gcccgggtcc caaggttcac agagtggata caaagttttc tacattag 708
该基因编码了黄牛肠激酶的催化亚基，该亚基具有肠激酶的丝氨酸蛋白酶识别和切割特定氨基酸序列的活性。
2.根据权利要求1所述的黄牛肠激酶催化亚基基因的克隆方法，其特征在于：该黄牛肠激酶催化亚基的基因可以通过从牛肠道组织中提取RNA，逆转录为cDNA，再通过PCR反应，克隆获得。
3.根据权利要求1所述的黄牛肠激酶催化亚基基因编码亚基的基因工程生产方法，其特征是克隆获得的黄牛肠激酶催化亚基基因，可以通过重组DNA技术即基因工程方法构建表达质粒、经表达、纯化，制备获得重组黄牛肠激酶催化亚基，该重组黄牛肠激酶催化亚基能够作为蛋白酶特异性地识别并切割含肠激酶切割位点的底物。
4.根据权利要求1所述的重组黄牛肠激酶催化亚基基因编码亚基的应用，该亚基是作为工具蛋白酶用于蛋白质多肽及重组融合蛋白质的特异性断裂。”
针对上述专利权，刘红强（下称请求人）于2007年3月16日向专利复审委员会提出专利权无效宣告请求，认为本专利不符合专利法第22条第2款、专利法第22条第3款以及专利法实施细则第20条第1款的规定。请求人同时提交了本专利授权公告文本的复印件及以下证据：
证据1：PCT国际专利申请公开文本WO94/16083A1，公开日为1994年7月21日，复印件及全文中文译文共104页；
证据2：《分子克隆实验指南（第二版）》，J.萨姆布鲁克等人，科学出版社，1992年10月第二版，1992年10月第一次印刷，首页、出版信息页及第1、34-48、343-361、396、401-404、672-683、822-847页，复印件共80页；
证据3：本专利审查过程中的申请文件及中间文件，复印件共32页。
依据上述证据，请求人认为：（1）权利要求1要求保护一种黄牛肠激酶催化亚基的基因，证据1公开了包含有2581个核苷酸的序列（SEQ ID NO：1），并记载了该序列含有708个（1691-2398）编码牛肠激酶的催化结构域的核苷酸（参见证据1说明书第2页第13-21行，对应说明书中文译文第2页第20-25行以及权利要求7和9），以及该核苷酸序列的功能，即编码牛肠激酶的催化结构域，由于该核苷酸与本专利权利要求1中的基因序列完全一致，因此，权利要求1相对于证据1不具备新颖性，也不具备创造性；（2）权利要求2要求保护权利要求1的基因的克隆方法，证据1在实施例4中分别描述了使用标准技术（Sambrook等，“分子克隆实验指南”）获得牛的十二指肠组织，从组织制备mRNA，合成寡（dT）-引发的cDNA和在cDNA上进行PCR（参见证据1说明书第16页第3-14行，对应说明书中文译文第16页第29行至第17页第9行），可见证据1公开了权利要求2的全部技术特征，权利要求2相对于证据1不具备新颖性。另外，由于证据2中详细描述了如何从组织中提取mRNA，并应用mRNA反转录扩增cDNA（RT-PCR）的具体操作步骤（参见证据2的第7、8、14章），在基因已知的情况下，根据上述操作规程可很容易地实现权利要求2的技术方案，并且证据3表明本专利的发明人在答复审查意见通知书时明确承认“对于本领域普通技术人员，有了一个确定的基因序列，进行该基因的克隆是一个很普通、很常规的技术”，可见本领域普通技术人员不需要付出创造性劳动就可以实现其技术方案，因此权利要求2相对于证据1不具备创造性；如果权利要求2具备创造性，则由于其没有清楚地限定所述方法的步骤、条件和参数，造成权利要求2不清楚，不符合专利法实施细则第20条第1款的规定；（3）权利要求3要求保护权利要求1的基因编码亚基的基因工程生产方法，其技术方案包括“构建肠激酶催化基因的表达质粒、表达和纯化”这些技术特征，证据1中公开了编码肠激酶活性的DNA序列的表达载体构建及表达（参见证据1说明书第6页第27-33行，对应说明书中文译文第7页第6-10行）以及对生物活性肠激酶活性蛋白的纯化（参见证据1第7页第28-33行，对应说明书中文译文第8页第12-16行）和具体的操作过程（参见证据1说明书实施例8和9），可见证据1公开了权利要求3的全部技术特征，权利要求3相对于证据1不具备新颖性。另外，由于基因重组技术属于本领域的常规实验技术，在基因已知的情况下，本领域技术人员按照证据1公开的内容或者证据2中第17章公开的内容可以很容易地实现权利要求3的技术方案，权利要求3相对于证据1不具备创造性；（4）权利要求4要求保护权利要求1的基因编码亚基的应用，证据1中公开了重组肠激酶活性作为工具酶分裂融合蛋白的应用（参见证据1权利要求28、29和说明书第3页第26-27行，对应说明书中文译文第4页第1行以及权利要求27和28），可见证据1公开了权利要求4的全部技术特征，权利要求4相对于证据1不具备新颖性；而牛肠激酶作为工具蛋白酶的用途是本领域的公知常识（参见本专利背景技术部分的内容），将其催化亚基用作工具酶是显而易见的，因此，权利要求4相对于证据1不具备创造性。
经形式审查合格后，专利复审委员会受理了上述请求，于2007年4月16日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将《专利权无效宣告请求书》及其附件清单中所列附件副本转送给专利权人，要求其在指定的期限内答复，同时成立合议组对本无效宣告请求案进行审理。
2007年8月20日，本案合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，定于2007年10月9日对本案进行口头审理。
2007年10月9日口头审理如期进行，仅请求人一方委托代理人参加了口头审理，专利权人方未参加口头审理。在口头审理过程中，合议组对请求人提出的无效宣告请求理由和事实进行了充分调查，其中：
（1）请求人放弃其在《专利权无效宣告请求书》中提出的权利要求2不清楚导致其不符合专利法实施细则第20条第1款之规定的无效宣告请求理由，并确认其请求宣告本专利权无效的理由及其范围是：权利要求1-4相对于证据1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求1-4相对于证据1和证据2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性；
（2）请求人提交了证据2的原件，主张证据2作为举证公知常识的对比文件；并确认证据3是辅助证据，用于证明专利权人对公知常识的自认，但不作为对比文件使用。
口头审理后，请求人于2007年10月15日提交了以下加盖有内容为“经确认此副本与原件相同 国家知识产权局专利检索咨询中心副本认证专用章 2007年10月9日”红章及其骑缝章的证据1复印件；以及加盖了内容为“此件为原件复印件”和“中华人民共和国国家知识产权局 专利审查业务章 47”红章及其骑缝章的证据3复印件。
至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以依法作出审查决定。
二、决定的理由
（一）无效宣告请求的理由和范围
本案中，请求人在口头审理过程中确认本专利无效宣告请求的理由及其范围是：权利要求1-4相对于证据1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性，权利要求1-4相对于证据1和证据2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性。合议组对此予以确认，并据此进行审查。
（二）关于证据
由于在本无效宣告请求案审理过程中，专利权人未对证据1-3的真实性、关联性、合法性和公开日期以及证据1的中文译文的准确性表示过异议，且请求人在口头审理时提交了证据2的原件，并于2007年10月15日提交了加盖有内容为“经确认此副本与原件相同 国家知识产权局专利检索咨询中心副本认证专用章 2007年10月9日”红章及其骑缝章的证据1复印件；以及加盖了内容为“此件为原件复印件”和“中华人民共和国国家知识产权局 专利审查业务章 47”红章及其骑缝章的证据3复印件用于证明证据1和3的真实性，在此基础上，合议组核实后对证据1-3的真实性、关联性和合法性以及证据1的译文准确性予以确认。由于证据1、2的公开时间分别为1994年7月21日和1992年10月，均在本专利申请日之前，因此它们可以作为评价本专利新颖性和创造性的现有技术使用。
（三）关于专利法第22条第2款
专利法第22条第2款规定，新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。
如果一篇对比文件与一件专利属于相同的技术领域，并且该对比文件的一个技术方案中已经公开了该专利中一项权利要求的全部技术特征，两者的技术方案实质相同，所要解决的技术问题也相同，并能产生相同的技术效果，那么该权利要求相对于该对比文件不具备专利法新颖性。
本专利权利要求1要求保护一种黄牛肠激酶催化亚基的基因，其基因序列由708个核苷酸组成（参见前述权利要求书）。证据1公开了一种编码牛肠激酶催化结构域的DNA序列，其为SEQ ID NO：1的核苷酸1691到核苷酸2398的序列（参见证据1中文译文的权利要求7和9，说明书第2页第20-25行，第21页第19-20行），该段序列与本专利权利要求1要求保护的基因的序列完全一致，并且证据1中还指出该序列编码牛肠激酶轻链，即肠激酶的催化亚基（参见证据1中文译文的说明书第21页第15行到第24页第8行），其具有肠激酶的催化活性。虽然权利要求1中还指出权利要求1的基因编码亚基具有肠激酶的丝氨酸蛋白酶识别和切割特定氨基酸序列的活性，但这只是对已知肠激酶活性的一种说明，并不能为权利要求1的核酸序列带来结构上的变化，因此证据1公开了本专利权利要求1的全部技术特征，且两者属于相同的技术领域，要解决的技术问题和产生的技术效果也相同，权利要求1相对于证据1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。
权利要求2要求保护权利要求1所述的黄牛肠激酶催化亚基基因的克隆方法。证据1中公开了肠激酶催化链基因的克隆过程和方法，具体包括从牛的十二指肠组织制备mRNA，使用标准技术合成cDNA，建立cDNA文库，通过嵌套式PCR等步骤最终得到编码牛肠激酶催化结构域的基因，即SEQ ID NO：1的核苷酸1691到核苷酸2398的序列（证据1中文译文的说明书中实施例4、6、8），且该序列与权利要求1中的基因序列完全相同，因此证据1公开了本专利权利要求2的方法的全部技术特征，且两者属于相同的技术领域，要解决的技术问题和产生的技术效果也相同，权利要求2相对于证据1也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
权利要求3要求保护权利要求1所述的黄牛肠激酶催化亚基基因编码亚基的基因工程生产方法，而证据1中公开了表达编码牛肠激酶催化结构域的基因，获得活性肠激酶轻链的过程和方法，具体包括克隆获得牛肠激酶催化结构域的DNA序列，构建信号肽、人PACE基因原区域与牛肠激酶催化结构域，或者大肠杆菌硫氧还蛋白基因与牛肠激酶催化结构域，或者哺乳动物PACE分泌性前导序列和前肽序列与成熟的牛肠激酶轻链序列的融合表达构建体，分别在CHO细胞、大肠杆菌和酿酒酵母中表达、纯化而获得重组肠激酶催化结构域（证据1中文译文的实施例8），并具体公开了“在分泌PACE原/肠激酶轻链过程中，宿主PACE从肠激酶的N端切割前肽，导致成熟的肠激酶催化结构域分泌到条件培养基中”（证据1中文译文的说明书第21页第26-28行），产生的重组肠激酶催化结构域能够特异性地切割包含肠激酶切割位点的融合蛋白（证据1中文译文的说明书第22页第9-20行），由于证据1中公开的上述编码牛肠激酶催化结构域的基因的序列与权利要求1中的基因序列完全相同，因此证据1公开了本专利权利要求3的方法的全部技术特征，且两者属于相同的技术领域，要解决的技术问题和产生的技术效果也相同，因此权利要求3相对于证据1也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
权利要求4要求保护权利要求1所述的黄牛肠激酶催化亚基编码基因的应用，作为工具蛋白酶用于蛋白质多肽及重组融合蛋白的特异性断裂。证据1公开了“本发明的肠激酶活性可以用于切割具有肠激酶切割位点的蛋白，和特别是具有加工到它们序列中的这样的切割位点的融合蛋白的方法”（证据1中文译文的说明书第8页第26-27行），并公开了所产生的重组肠激酶催化结构域能够特异性地切割包含肠激酶切割位点的融合蛋白（证据1中文译文的说明书第22页第9-20行），由于证据1中公开的上述编码牛肠激酶催化结构域的基因的序列与权利要求1中的基因序列完全相同，因此证据1公开了本专利权利要求4的应用的全部技术特征，且两者属于相同的技术领域，要解决的技术问题和产生的技术效果也相同，权利要求4相对于证据1也不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。
根据以上事实和理由，本专利权利要求1-4相对于证据1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性而应予以无效。
鉴于此，本决定对于请求人主张的本专利权利要求1-4相对于证据1和2的结合不具备专利法第22条第3款规定的创造性的无效宣告请求理由不再进行评述。
基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
宣告第01113770.3号发明专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
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