发明创造名称：制备2-乙氧基-1-[[2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基]甲基]苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯的晶体的方法
外观设计名称：
决定号：12730
决定日：2008-12-11
委内编号：
优先权日：
申请（专利）号：96107765.4
申请日：1991-04-23
复审请求人：
无效请求人：威海迪素制药有限公司
授权公告日：2000-11-29
审定公告日：
专利权人：武田药品工业株式会社
主审员：黄强
合议组组长：任晓兰
参审员：潘剑
国际分类号：C07D403/10
外观设计分类号：
法律依据：专利法实施细则第20条第1款，专利法第25条第1款
决定要点：权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解，如果权利要求中的用词本身含义不确定，并且不属于相关技术领域通常或公认的具有确切含义的用词，且说明书中也未对该用词的特定含义进行具体限定，则该用词的使用将导致权利要求保护范围不清楚。
全文：
一、案由
本无效宣告请求案涉及国家知识产权局于2000年11月29日公告授予的、名称为“制备2-乙氧基-1-[[2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基]甲基]苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯的晶体的方法”的发明专利权（下称本专利），其专利号为96107765.4，申请日为1991年4月23日，专利权人为武田药品工业株式会社。本专利授权公告的权利要求书如下：
“1.一种制备2-乙氧基-1-〔〔2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基〕甲基〕苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯的晶体的方法，它包括从在一个溶剂中的2-乙氧基-1-〔〔2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基〕甲基〕苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯溶液中分离该晶体。
2.按照权利要求1的方法，其中所述溶剂是一种低级醇，一种低级收醇和水的混合物或一种低级烷基酮和水的混合物。
3.按照权利要求1的方法，其中所述溶剂在-5℃到40℃的温度范围内被搅拌。
4.按照权利要求1的方法，其中进行结晶的晶种加到所述溶剂中。
5.按照权利要求1的方法，其中晶体为C-型晶体。
6.按照权利要求1的方法，其中晶体有大致如下的点阵间距：
3.5A；中等
3.7A；弱
3.8A；中等
4.0A；中等
4.1A；弱
4.3A；弱
4.4A；中等
4.6A；中等
4.8A；中等
5.1A；中等
5.2A；弱
6.9A；弱
7.6A；弱
8.8A；中等
9.0A；强
15.9A；弱 ”
针对上述专利权，威海迪素制药有限公司(下称请求人)于2008年4月4日向专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利不符合专利法第22条第3款以及专利法第26条第4款的规定。同时提交了本专利授权公告文本的扉页和权利要求书（复印件3页）。
请求人认为：(1)本专利权利要求1中“溶剂”和“分离”均采用了上位概念，没有对溶剂和分离方法做进一步的限定，其保护范围可以解释为任何有机溶剂或无机溶剂以及任意比例的混合溶剂都可以用来分离所述的晶体，并且可以采用化学领域所有的分离方法进行分离。请求人通过实验证明并不是所有的溶剂和所有的分离方法都能够得到所述的晶体，因此权利要求1概括了不能够解决所述技术问题的技术方案，相对于现有技术没有产生有益的效果，更不可能有显著的进步，不符合专利法第22条第3款有关创造性的规定。(2)权利要求1中“溶剂”和“晶体”均采用了上位概念，而说明书仅公开了2-乙氧基-1-〔〔2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基〕甲基〕苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯（下称化合物A）的C型晶体及其制备方法，没有公开化合物A的其他晶型以及制备方法，并且说明书仅披露了低级醇、低级醇与水的混合物、低级烷基酮、乙酸乙酯和乙酸乙酯－苯混合物作为制备目标晶体的溶剂，因此上位概念“溶剂”和“晶体”的概括得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。（3）权利要求2中“低级收醇”非本领域的常用术语，说明书也没有对此进行描述，因此权利要求2的技术方案在说明书中没有描述，得不到说明书的支持，不符合专利法第26条第4款的规定。
经形式审查合格后，专利复审委员会受理了上述无效宣告请求，于2008年4月30日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将请求人的《专利权无效宣告请求书》及其附件清单中所列附件的副本转送给专利权人，要求其在指定的期限内答复，同时成立合议组对本无效宣告请求案进行审理。
2008年6月13日，专利权人针对上述《无效宣告请求受理通知书》提交了意见陈述书及权利要求书的全文替换页，其中，删除了原权利要求1，将原权利要求5作为新的独立权利要求1，并相应地调整了其他权利要求的顺序和引用关系。专利权人认为：（1）修改后的权利要求1涉及制备化合物A的C型晶体的方法，现有技术没有公开该化合物A的C型晶体及其制备方法，因此具有创造性，满足专利法第22条第3款的规定；（2）修改后的权利要求1已经将晶体限定为C型晶体，同时根据本发明的教导，本领域的普通技术人员能够选择合适的溶剂来制备C型晶体，因此修改后的权利要求1能够得到说明书的支持，符合专利法第26条第4款的规定；（3）原权利要求2中的术语“低级收醇”为明显的打字错误，应当为“低级醇”，其符合专利法第26条第4款的规定。修改后的权利要求书如下：
“1.一种制备2-乙氧基-1-〔〔2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基〕甲基〕苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯的C-型晶体的方法，它包括从在一个溶剂中的2-乙氧基-1-〔〔2’-(1H-四唑-5-基)联苯-4-基〕甲基〕苯并咪唑-7-羧酸1-(环己基氧基羰基氧基)乙酯溶液中分离该晶体。
2.按照权利要求1的方法，其中晶体具有大致如下的点阵间距：
3.5?；中等
3.7?；弱
3.8?；中等
4.0?；中等
4.1?；弱
4.3?；弱
4.4?；中等
4.6?；中等
4.8?；中等
5.1?；中等
5.2?；弱
6.9?；弱
7.6?；弱
8.8?；中等
9.0?；强
15.9?；弱。
3.按照权利要求1或2的方法，其中所述溶剂是一种低级醇，一种低级醇和水的混合物或一种低级烷基酮和水的混合物。
4.按照权利要求1或2的方法，其中所述溶剂在-5℃到40℃的温度范围内被搅拌。
5.按照权利要求3的方法，其中所述溶剂在-5℃到40℃的温度范围内被搅拌。
6.按照权利要求1或2的方法，其中进行结晶的晶种加到所述溶剂中。
7. 按照权利要求3的方法，其中进行结晶的晶种加到所述溶剂中。
8. 按照权利要求4的方法，其中进行结晶的晶种加到所述溶剂中。
9. 按照权利要求5的方法，其中进行结晶的晶种加到所述溶剂中。”
2008年9月24日，本案合议组将专利权人于2008年6月13日提交的意见陈述书和相关文件的副本转送给请求人。
2008年10月21日，请求人针对修改后的权利要求书提交了意见陈述书及如下证据：
证据1：《有机化学》，廖清江主编，封面及第228-229页，人民卫生出版社，复印件3页；
证据2：《有机化学》，汪小兰编，封面及第103页，高等教育出版社，复印件2页；
证据3：《有机化学》，胡宏纹主编，封面第270－272、306、336页，高等教育出版社，复印件6页。
请求人认为：（1）首先，修改后的权利要求1保护化合物A的C型晶体的制备方法，但并非所有的溶剂和分离方法都能得到该晶体，因此，权利要求1不符合现行专利法第22条第2款、第3款、第4款，第26条第3、4款的规定；其次，修改后的权利要求1实质上保护的是化合物A的C型晶体，因此不符合1985年专利法第25条的规定；（2）修改后的权利要求2主题是C型晶体的制备方法，但其技术特征却是C型晶体的点阵间距，是对C型晶体物理性质的科学发现，并且，其主题名称和技术特征不相适应，因此不符合现行专利法第25条，1985年专利法第25条以及现行专利法实施细则第20条第1款的规定；（3）修改后的权利要求3中的“低级”含义不清楚，教科书中也找不到其确切的含义，并且涵盖了专利权人在申请日前尚未发现的其他醇类和酮类溶剂，因此不符合专利法第26条第4款，专利法实施细则第20条第1款的规定。
2008年10月27日，本案合议组向双方当事人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，定于2008年12月2日进行口头审理，同时将请求人于2008年10月21日提交的意见陈述书和相关文件的副本转送给请求人。
2008年12月2日，口头审理如期进行，双方当事人均委托代理人出席了口头审理，并对对方出庭人员的身份和资格没有异议。双方当事人对合议组成员均无回避请求。合议组在此情况下就本无效宣告请求案进行了庭审调查，并记录了以下事实：
(1)请求人对于专利权人在答复《无效宣告请求受理通知书》时提交的修改文本没有异议，双方一致同意在该文本基础上进行审查。
(2)请求人当庭出示了证据1－3的原件，专利权人对证据1－3的真实性、公开性和关联性没有异议，请求人使用证据1－3作为公知常识证据证明“低级醇”和“低级烷基酮”为不清楚的概念。
(3) 专利权人当庭提交了反证1（《有机溶剂分析手册》，瓦茨拉夫?谢迪维奇、扬?夫列克著，封面、出版信息页、第22－23、146－147页，1984年6月，化学工业出版社出版，复印件共4页）作为公知常识证据，用于证明“低级醇”和“低级烷基酮”的含义是清楚的。合议组当庭将反证1转送给请求人，请求人对反证1的真实性和公开性没有异议。
（4）请求人确认其无效理由是：权利要求1不符合现行专利法第22条第2－4款，第26条第3、4款以及1985年专利法第25条的规定；权利要求2不符合现行专利法第25条，专利法实施细则第20条第1款以及1985年专利法第25条的规定；权利要求3不符合专利法第26条第4款，专利法第22条第3、4款，专利法实施细则第20条第1款的规定；由于权利要求1－3不能得到授权，因此权利要求4－9也不能得到授权。专利权人认为请求人针对权利要求1提出的所有无效宣告理由、针对权利要求3提出的不符合细则第20条第1款、专利法第22条第3款和第4款的无效理由是新增的无效理由。合议组当庭宣布，请求人针对权利要求1提出的所有无效宣告理由不予审理；针对权利要求3提出的涉及专利法实施细则第20条第1款和专利法第26条第4款的无效理由予以考虑，针对权利要求3提出的涉及专利法第22条第3款和第4款的无效理由为新增的无效理由，不予考虑；根据国家知识产权局第78号公告的有关规定，对于权利要求2不符合1985年专利法的无效理由不予调查。
2008年12月9日，请求人提交了意见陈述书以及由国家知识产权局网站下载打印的《专利法第一次修改的说明》（打印件5页）。请求人认为，根据《专利法第一次修改的说明》第三条关于过渡条款的规定，本案应当适用1985年专利法，因此权利要求2属于1985年专利法第25条规定的“药品和用化学方法获得的物质”，不应予以保护。
至此，合议组认为本案的事实已经清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
(一)关于审查文本
《审查指南》第四部分第三章第4.6.2节规定，在无效宣告程序中，专利权人可以通过权利要求的删除、合并和技术方案的删除这三种方式对发明或者实用新型专利的权利要求书进行修改。专利权人于2008年6月13日提交了修改后的权利要求书，其中删除了原权利要求1，将原权利要求5作为新的独立权利要求1，并相应地调整了其他权利要求的顺序和引用关系。请求人对该修改无异议。合议组经核实，修改后的权利要求1相当于原权利要求5，修改后的权利要求2－9相当于原权利要求2－6的相互合并，因此符合《审查指南》的上述规定。鉴于此，本无效宣告请求审查决定所针对的文本是：专利权人于2008年6月13日提交的权利要求1－9，本专利授权公告文本的说明书第1-103页，说明书附图第1-3页和说明书摘要。
(二)关于证据
请求人共提交了3份证据。专利权人对证据1－3的真实性没有异议，合议组经核实后，对证据1－3的真实性予以认可。
专利权人提交了1份反证。请求人对反证1的真实性没有异议，因此合议组对反证1的真实性予以认可。
(三)关于无效理由的增加
请求人在口头审理过程中提出：权利要求1不符合现行专利法第22条第2－4款，第26条第3、4款以及1985年专利法第25条的规定；权利要求3不符合专利法第22条第3、4款以及专利法实施细则第20条第1款的规定。专利权人认为，请求人针对权利要求1和3提出的上述理由属于新增的无效理由，不应予以考虑。
对此，合议组认为：《审查指南》第四部分第三章第4.2节规定：请求人在提出无效宣告请求之日起一个月后增加无效理由的，专利复审委员会一般不予考虑，除非：(i)针对以合并方式修改的权利要求，在专利复审委员会指定的期限内增加无效宣告理由，并在该期限内对所增加的无效宣告理由具体说明的；(ii)对明显与提交的证据不相对应的无效宣告理由进行变更的。
本案中，修改后的权利要求1即原权利要求5。请求人提出无效宣告请求时仅请求宣告原权利要求1和2无效，没有涉及原权利要求5的无效宣告理由，因此，请求人在针对专利权人修改后的权利要求书的意见陈述中增加关于修改后的权利要求1的无效宣告理由明显不符合上述规定，因此，合议组对权利要求1的所有无效宣告理由不予考虑。
修改后的权利要求3是原权利要求2、5以及原权利要求2、5、6的合并。请求人针对修改的权利要求3，在合议组指定的期限内，仅提出该权利要求不符合专利法第26条第4款以及实施细则第20条第1款的规定，从未提及过该权利要求不符合专利法第22条第3款、第4款的规定，因此，请求人在口头审理时提出的权利要求3不符合专利法实施细则第20条第1款的无效理由应予考虑，权利要求3不符合专利法第22条第3款和第4款的无效宣告理由属于新增的无效理由，不应予以考虑。
(四)关于权利要求2不符合1985年专利法第25条规定的无效理由
请求人认为，修改后的权利要求2实质上要求保护的是化学产品，因此不符合1985年专利法第25条的规定。
对此，合议组认为：权利要求2的附加技术特征尽管是对产品的进一步限定，但其主题是产品的制备方法，其实质上保护的是制备化合物A的方法，不属于1985年专利法第25条规定的不授予专利权的主题，因此，请求人提出的关于权利要求2不符合1985年专利法第25条规定的无效理由不成立。
(五)关于专利法第25条
专利法第25条第1款规定：对下列各项，不授予专利权：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）用原子核变换方法获得的物质。
请求人认为，本专利权利要求2中的附加技术特征是C型晶体的点阵间距，其是晶体固有的物理性质，属于科学发现，依照专利法第25条第1款第1项的规定不能被授予专利权。
对此，合议组认为，本专利的权利要求2保护的是C型晶体的制备方法，而非产品本身固有的物理参数，这样的制备方法是发明人在改造客观世界中经过试验和研究探索出来的解决技术问题的技术手段，不是专利法意义上的科学发现。因此，本专利权利要求2不属于专利法第25条第1款第1项规定的不予授权的主题。
(六)关于专利法实施细则第20条第1款
专利法实施细则第20条第1款规定：权利要求书应当说明发明或者实用新型的技术特征，清楚、简要地表述请求保护的范围。
权利要求的保护范围应当根据其所用词语的含义来理解，如果权利要求中的用词本身含义不确定，并且不属于相关技术领域通常或公认的具有确切含义的用词，且说明书中也未对该用词的特定含义进行具体限定，则该用词的使用将导致权利要求保护范围不清楚。
关于权利要求2
请求人认为，权利要求2的主题是C型晶体的制备方法，但其附加技术特征是C型晶体的点阵间距，而点阵间距是晶体固有的物理性质，不属于制备方法特征，因此权利要求2的主题名称与技术特征不相适应，导致权利要求2的保护范围不清楚。
对此，合议组认为，对于产品的制备方法权利要求而言，产品也是该权利要求的一个技术特征，因此，既可以通过方法特征也可以通过产品特征、产品的相关理化参数对方法权利要求作出进一步的限定。本专利的权利要求2保护的是C型晶体的制备方法，因此，使用产品的物理参数，即晶体的点阵间距对C型晶体的制备方法进行限定不会导致权利要求的范围不清楚。
关于权利要求3
请求人认为，权利要求3中“低级醇”和“低级烷基酮”在现有的教科书中没有确切的定义，且本专利的说明书也没有给出它们的确切定义，导致权利要求3的保护范围不清楚。
专利权人认为，“低级醇”和“低级烷基酮”在现有技术中是清楚的，在请求人的证据1－3中均出现了“低级醇”的概念，并且证据3中记载了低级醇能以任何比例与水混溶，由此可以判断低级醇就是低级一元烷基醇。在反证1中，低级醇明确被定义为1－3个碳原子的一元醇，因此低级醇是清楚的。相应地，低级烷基酮指的是1－3个碳原子的烷基酮，因此低级烷基酮也是清楚的。
对此，合议组认为，对本领域技术人员而言，“低级”是一个相对的概念。本领域中尽管经常使用“低级醇”，但对于“低级醇”没有一个公认的确切的含义，首先，其所包含的碳原子数没有确定范围，例如其既可以解释为含1－3个碳原子的醇，也可以解释为含1－6个碳原子的醇；其次，低级醇既可以是一元醇，也可以是多元醇（例如二元醇或三元醇）。本专利的说明书并没有对低级醇进行清楚地定义，仅仅采用列举的方式进行了以下描述：“上述溶剂的实例包括低级醇（如甲醇、乙醇、异丙醇等）…”（参见说明书第99页第17－19行），由此并不能清楚地确定“低级醇”指的就是1－3个碳原子的一元醇。
从反证1中提到的“高级脂肪醇(C4或C4以上)”、“同系物中的低级醇(含1-3个碳原子)”(参见反证1第23页倒数第7行、第147页第3-4行)可以理解，醇分为两类：低级醇和高级醇，其中含有3个或以下碳原子的醇是低级醇，含有4个或以上碳原子的醇属于高级醇。但是，从证据1可以看出，醇可以分为三类：低级醇、中级醇和高级醇(参见证据1第228页中间段、第229页中间段)，均为本领域常识性证据的证据1和反证1就相同问题出现了完全不同的结论，这从另一个侧面说明了本领域中“低级”、“中级”以及“高级”之间并没有截然的明确的界线。因此，对于专利权人据反证1将“低级醇”定义为含1-3个碳原子的一元醇的主张，合议组不予支持。因此“低级醇”不属于本领域通常或公认的具有确切含义的用语，且说明书中也未对其特定含义进行具体限定，导致权利要求3保护范围不清楚。
类似地，“低级烷基酮” 也不属于本领域通常或公认的具有确切含义的用语，且说明书中也未对其特定含义进行具体限定，同样导致权利要求3保护范围不清楚。
鉴于本专利的权利要求3不符合专利法实施细则第20条第1款的规定，应当宣告其无效，本审查决定对权利要求3的其它无效宣告理由不再进行评述。
(七)关于权利要求4-9
对于权利要求4-9，请求人认为其不能得到授权是基于其引用的权利要求1-3不能得到授权。
基于请求人关于权利要求1-2的无效理由不能成立，应维持有效，因此，权利要求4-9中直接或间接引用权利要求1-2的权利要求4、6和8也应维持有效。
基于权利要求3由于措辞“低级醇”和“低级烷基酮”不清楚而不符合专利法实施细则第20条第1款的规定，引用该权利要求3的权利要求5、7、9对于所述“低级醇”和“低级酮”也未做出进一步的限定，因此，权利要求5、7、9也不清楚，不符合专利法实施细则第20条第1款的规定。
基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
在专利权人于2008年6月13日提交的修改文本基础上，宣告第96107765.4号发明专利权的权利要求3，5，7和9无效，维持权利要求1－2，4，6，8有效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京市第一中级人民法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
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