发明创造名称：笔（17012）
外观设计名称：
决定号：40409
决定日：2019-05-24
委内编号：6W111721
优先权日：无
申请（专利）号：201730441389.8
申请日：2017-09-18
复审请求人：
无效请求人：上海千古文具有限公司
授权公告日：2017-10-31
审定公告日：
专利权人：朱功法
主审员：李永乾
合议组组长：高桂莲
参审员：王霞军
国际分类号：
外观设计分类号：1906
法律依据：专利法第23条第2款
决定要点
：在外观设计特征进行组合时，如果通过将现有设计特征原样或是仅做一些一般消费者能力范围内的细微变化即可直接拼合或替换成一个完整产品，则具有组合启示。而如果各设计特征在组合时需要进行较大设计变化才能形成一个外观上协调统一的整体，通常认为这种组合超出了一般消费者的能力范围，因此不存在组合启示。
全文：
针对专利权人朱功法（下称专利权人）的201730441389.8号外观设计专利（下称涉案专利），上海千古文具有限公司（下称请求人）于2018年10月29日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第2款的规定，共提交了如下证据：
证据1：专利号为201430163979.5的中国外观设计专利授权公告文本打印件；
证据2：专利号为201530464616.X的中国外观设计专利授权公告文本打印件；
证据3：专利号为200930267249.9的中国外观设计专利授权公告文本打印件；
证据4：申请号为TW19930306022F的中国台湾外观设计专利公开信息打印件；
证据5：由联合信任时间戳服务中心提供可信时间戳认证证书的新摄影网的鲨鱼图片；
证据6：由联合信任时间戳服务中心提供可信时间戳认证证书的百度贴吧的鲨鱼图片。
请求人认为：（1）涉案专利相对于证据1和证据2设计特征的组合不具有明显区别，将证据1的常规笔杆替换为证据2的鱼尾形笔杆后，进行细微变换即可得到涉案专利所示外观设计；（2）证据3的笔帽为鱼头，证据4的笔帽为海豚头部，证据3和证据4给出了将证据1的笔帽和与证据2的笔杆组合的启示；（3）涉案专利相对于证据1和证据5、证据1和证据6的组合不具有明显区别，证据1还给出了将鲨鱼形状转用于笔设计的启示。
经形式审查合格，国家知识产权局于2018年11月16日受理了该无效宣告请求，并将请求人的无效宣告请求文件副本转送专利权人，通知其在指定期限内进行答复。针对上述无效宣告请求，专利权人于2018年12月18日提交了意见陈述，认为：（1）证据1和证据2的组合没有相应的组合启示，证据1是笔杆和笔帽的两段式，证据2是没有笔杆和笔帽的区分的一体式设计，因而不具有组合启示，即便组合二者整体视觉效果也存在明显区别；（2）证据1结合证据5、证据1结合证据6的主张也不存在相应的组合启示，涉案专利并非单纯模仿自然界鲨鱼的原有形态，因而不存在转用手法的启示，并且证据5和证据6所示图片中的鲨鱼并无鱼头和躯干的分界线，无法截取划分出对应于证据1笔帽和笔杆的部分，因而也不存在组合启示，进一步地，即便进行组合，在对比上也存在明显区别。因而请求人的主张均不成立。
国家知识产权局依法成立合议组，对本案进行审理。合议组于2019年02月22日将专利权人的上述意见陈述转给请求人，并于2019年02月25日向双方当事人发出口头审理通知书，定于2019年04月15日进行口头审理。
口头审理如期进行，请求人和专利权人均委托代理人出席了口头审理。
在口头审理中，（1）请求人明确无效宣告理由是涉案专利不符合专利法第23条第2款的规定；（2）使用证据1和证据2的设计1组合进行评价，具体而言是采用证据2设计1的笔身结合证据1的笔帽与涉案专利进行对比，证据3和证据4中均公开了笔帽加笔杆构成整支笔的设计，给出了证据1和证据2组合的启示，证据3和证据4不用于具体组合；（3）使用证据1结合公知的鲨鱼形状与涉案专利对比，证据1公开了鲨鱼形状的笔帽，区别在于笔杆部分，但是笔杆部分属于模仿公知的鲨鱼形状转用得到的设计。证据5和证据6也是公知的鲨鱼形状，仅供合议组参考，不作具体对比使用；（4）专利权人对证据1至证据4的真实性和公开时间没有异议；（5）专利权人认为请求人主张的鲨鱼身组合证据1的笔帽并不是可以获得的设计特征，鲨鱼身是一体的，其主张缺乏组合启示，并认为涉案专利模仿了鲨鱼形状，但是在鲨鱼各部分的形状上都做了艺术处理，并非是单纯模仿自然界鲨鱼的原有形态，请求人也认可涉案专利在模仿鲨鱼形状的基础上做了部分艺术处理。针对组合后的对比，尤其是否存在组合启示双方充分发表了意见。
在上述审理的基础上，合议组经合议，认为本案事实已经清楚，依法作出本审查决定。
二、决定的理由
1.法律依据
专利法第23条第2款规定：授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比，应当具有明显区别。
2.证据认定
证据1和证据2均是中国专利文献，专利权人对证据的真实性没有异议，经核实，合议组对上述证据的真实性予以确认。证据1、证据2的公告日分别是2014年10月08日、2016年04月27日，均早于涉案专利的申请日，其中所示产品的外观设计可以作为涉案专利的现有设计，评价涉案专利是否符合专利法第23条第2款的规定。
3.关于专利法第23条第2款
3.1相对于证据1和证据2的组合
涉案专利涉及的产品是笔，证据1、证据2设计1（下分别称对比设计1、对比设计2）均公开了一种笔的外观设计，与涉案专利所示产品用途相同，属于相同种类的产品。
请求人主张，采用对比设计2的笔结合对比设计1的笔帽与涉案专利进行对比。
对比设计1公开的是一种由笔杆和笔帽构成的笔，其笔帽近似呈带鱼鳍的鲨鱼身子状，整体是圆形设计；而对比设计2公开是一种无笔帽设计的鱼形笔，整个笔身为一体设计，形状近似一条完整的鱼形，整体是一个扁平状的鱼形设计。依据请求人的主张，即在对比设计2的扁平状的笔上面再加上一个对比设计1所示的圆形笔帽。
合议组认为，对比设计1和对比设计2是两种不同风格的笔，基于对笔这类产品的常规使用认知，笔的笔身和笔帽之间通常都具有相匹配的形状才能进行扣合，对比设计1的笔帽整体形状和孔径变化趋势与对比设计2的扁平状笔身在横截面形状和径向变化趋势上存在明显差异，不能形成一个外观上完整协调的配合关系，无法简单进行组合。如果一定需要将二者进行配合，必然需要对二者整体形状进行较大的设计变化后才能实现，这种做较大设计变化的组合方式不属于审查指南规定的原样或仅作细微变化后进行的组合，超出了一般消费者的能力范围，因而二者不存在组合的启示，无法用于组合与涉案专利进行对比。综上，涉案符合专利法第23条第2款的规定。
关于请求人陈述的用证据3和证据4证明存在将鱼形笔帽和笔杆进行组合的启示的理由，合议组认为，基于前述的评述，本案认定证据1和证据2不存在组合启示的原因是由于二者笔帽和笔杆横截面形状和径向变化趋势上存在明显差异，不能组合形成一个外观上完整协调的配合关系，从而认为不具有将二者进行组合的启示。证据3和证据4只是提供了该类笔具有笔杆和笔帽的证明，其中的笔杆和笔帽形状设计上具有协调对应的关系，但是证据3和证据4并没有提供如何将形状迥异的笔杆和笔帽配合在一起的组合启示，因而其主张的理由不能成立。
3.2 关于与对比设计1进行对比
请求人主张使用对比设计1结合公知的鲨鱼形状与涉案专利对比，对比设计1公开了鲨鱼形状的笔帽，区别在于笔杆部分，但是笔杆部分属于模仿公知的鲨鱼形状转用得到的设计，对比设计1给出了这种转用的启示。
合议组认为：对比设计1公开的是一种笔的外观设计，该笔具有模仿鲨鱼身子形状的笔帽，对比设计1与涉案专利属于相同种类的产品，可以认定存在将鲨鱼身子的形状应用于笔类产品的设计手法，同时在请求人提交的其他证据中也存在将自然界鱼的形态应于笔类产品的设计手法，因而可以认定模仿自然界鲨鱼的形状应用于笔的设计在现有设计中存在转用手法的启示。
具体到本案，请求人主张将公知的鲨鱼身子形状转用为笔杆的设计与对比设计1所示笔帽组合后与涉案专利进行对比。合议组认为，虽然鲨鱼身子是一体的，但是其整体依旧可以有明显的头、身、尾这样的特征，在现有设计中存在将其形状转用于笔类产品设计手法的启示，并且笔类产品本身的结构组成属于比较公知的情况下，仅模仿鱼身和尾部造型转用于笔杆部分的外观设计中具有相应的启示，从而可以将对比设计1的笔帽和公知的鲨鱼图片中的身子和尾部形态特征进行组合后用于对比。
进一步地，涉案专利笔杆部分与公知的自然界鲨鱼原有形态相比较，仅采用了鲨鱼的轮廓形状，但整体造型以及腹鳍、尾鳍等处都配合笔的使用做了艺术处理，这种处理已使得涉案专利笔杆部分仅具有鱼的轮廓概念，而具体形状跟自然界鲨鱼的相应部分形态存在明显差异，涉案专利笔帽与对比设计1所示笔帽在眼睛、眼圈、鱼鳍等方面的细节处理也存在差异，这些差别已经使得涉案专利相比对比设计1和公知的鲨鱼形态相应部分转用后进行组合的产品形状存在明显差异，涉案专利符合专利法第23条第2款的规定。
综上所述，请求人提交的证据不能证明涉案专利不符合专利法第23条第2款的规定，其无效宣告理由不成立。
三、决定
维持201730441389.8号外观设计专利权有效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
