发明创造名称：鞋
外观设计名称：
决定号：40450
决定日：2019-05-29
委内编号：6W112003
优先权日：无
申请（专利）号：201730666217.0
申请日：2017-12-25
复审请求人：
无效请求人：株式会社爱世克私
授权公告日：2018-08-21
审定公告日：
专利权人：张斌
主审员：宋作志
合议组组长：马燕
参审员：盛钊
国际分类号：
外观设计分类号：0204
法律依据：专利法第二十三第三款
决定要点：涉案专利中的图案与在先商标在线条局部存在的区别不足以影响二者在视觉上的近似，而在先商标在中国境内具有一定知名度，且对于运动鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的两侧面，因而，在涉案专利的鞋体两侧使用与在先商标在视觉上近似的图案，会误导相关公众，损坏在先商标所有人的合法权益。
全文：
针对201730666217.0号外观设计专利（下称涉案专利），株式会社爱世克私（下称请求人）于2018年11月28日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第二十三条第三款的规定，并提交了如下证据：
证据1：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966的十三件商标查询文本打印件；
证据2：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966的十三件商标的商标注册证明复印件；
证据3：注册号为270965、270966的商标的续展公告打印页。
请求人认为：证据1和证据2中涉及的十三件商标的注册公告日均在涉案专利申请日之前，且现均处于有效期内，核定使用的商品类别为25类，包含鞋、运动鞋等。涉案专利公开了六面投影视图和立体图，涉案专利在后视图上在其醒目位置、即在鞋面的两侧中心区域上分别包含了条纹图案。该条纹图案包含了彼此相交的两组线条：两组线条中的第一组由两条竖斜线构成，且这两条线的大致延伸方向为从左上方倾斜地延伸到右下方；两组线条中的第二组也由两条线构成，这两条线大致为曲线，位于上方的曲线与位于下方的曲线一同从整个条纹图案的左下方向右上方延伸，且在左下方处两条曲线彼此间隔开，而在右上方处两条曲线彼此会聚在一起；第一组线条整体上在第二组线条大致中间位置之处与第二组线条均相交；该条纹图案还包含了一条额外的短线。涉案专利与各项在先商标的设计要素、构图风格、整体布局、表现形式、视觉效果以及总体设计风格均基本相同，二者之间的差异主要在于涉案专利附加地包含一条短线，以及第二组线条在右侧的弯曲程度更高一些，为细微差异，一般消费者施以一般注意力难以将二者区分开。涉案专利的设计容易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与请求人的注册商标的商品有特定的联系，造成相关公众容易误认或产生混淆。因此，涉案专利不符合专利法第二十三条第三款的规定。
请求人同时还提交了1份相关证据，用以说明多件商标注册申请因与请求人在先商标构成近似被商标评审委员会裁定为不予注册商标的事实。
请求人于2018年12月26日提交了补正书，补充提交了5份相关证据和28份资料供合议组参考，用以说明请求人在先商标的知名度，以及多件商标注册申请因与请求人在先商标构成近似被商标评审委员会裁定为不予注册商标的事实。
经形式审查合格，国家知识产权局于2019年01月11日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，通知其在指定期限内答复。
专利权人逾期未答复。
国家知识产权局依法成立合议组，对本案进行审理。
合议组于2019年03月14日向双方当事人发出了口头审理通知书，定于2019年05月09日举行口头审理。
口头审理如期举行，请求人委托代理人参加口头审理，专利权人未参加口头审理。
口头审理过程中：请求人明确依据证据1、2、3中涉及的13个在先商标分别证明涉案专利不符合专利法第二十三条第三款的规定，其他证据和参考资料供合议组参考。请求人当庭提交了证据2的证明件，为盖有国家工商行政管理总局商标局商标注册证明专用章的原件。合议组核实复印件与证明件一致。请求人强调涉案专利的图案与证据1-3中所有的在先商标均构成近似，并认为与5875807号在先商标最接近，具体对比意见同书面意见一致。
至此，合议组认为本案事实清楚，可以依法作出审查决定。
二、决定的理由
1.法律依据
专利法第二十三条第三款规定：“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”
2.证据认定
请求人提交的证据1和证据2中包括有国家工商行政管理局总局商标局授予的第5875807号商标档案复印件及网上查询信息打印件，口头审理当庭请求人提交了盖有国家工商行政管理总局商标局商标注册证明专用章的原件。该商标注册人为本案请求人株式会社爱世克私，专用权期限为自2011年10月07日至2021年10月06日止，使用的商品包括鞋、运动鞋等产品。专利权人对证据1、2的真实性未提出异议，经核实，证据2复印件与原件一致，合议组对第5875807号商标相关信息的真实性予以确认。涉案专利的申请日为2017年12月25日，第5875807号商标专用权的取得时间在涉案专利申请日前，且目前仍然有效，故请求人对该商标享有的专用权相对于涉案专利属于他人在先取得的合法在先权利，第5875807号商标可用于评价涉案专利是否符合专利法第二十三条第三款的规定。
3.关于专利法第二十三条第三款
根据《专利审查指南》的相关规定，关于涉案专利是否使用了与第5875807号商标（下称在先商标）相同或相似的设计的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。
涉案专利由六面正投影视图及立体图表示，其中主视图和后视图显示鞋外侧有如下图案（以后视图为例，主视图图案镜像对称）：整体由两横向线条及两纵向线条交叉构成图案，且在上部横向线条与右侧纵向线条交叉处有一条向右上方延伸的短线。横向线条均呈波浪线设计，弯曲弧度为上部线条略大于下部线条，横向两线条右端于右上角汇聚并上扬。纵向线条与横向线条在中间部位交叉，其中左侧纵向线条下端与下部横向线条下端接近。详见涉案专利附图。
在先商标为图形商标，整体由横向和纵向各两条线条交叉构成，横向线条左侧均向下弯曲，弯曲弧度为上部线条略大于下部线条，且右端于右上角汇聚。纵向线条呈上窄下宽倾斜状并与横向线条交叉，其中左侧纵向线条下端与下部横向线条下端接近。详见在先商标附图。
合议组认为，涉案专利为鞋面的外观设计，在先商标的核定使用商品包括鞋，因此二者使用商品的种类相同。将涉案专利中使用的图案与在先商标进行对比，二者均是由纵向及横向线条交叉构成的图形，且横向线条右端汇聚，纵向线条与横向线条的交汇亦相同。二者的主要差异在于：涉案专利中图案的两条横向线条在汇聚后上扬，且该图案还包含一条短线，而在先商标汇聚后较为平直，无短线设计。由于涉案专利与在先商标均具有相近的线条结构特征，线条交叉后形成的图形在视觉上也形成了近似的效果，而涉案专利与在先商标存在的上述差异尚不足以影响二者在整体视觉上的近似；此外，在先商标在中国境内属于具有一定知名度的商标，并且对于本案涉及的鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的两侧面，因而，在涉案专利的鞋体两侧使用与在先商标在视觉上近似的图案，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。
综上所述，在未经商标所有人授权许可的情况下，涉案专利使用了与在先商标近似的图案，且涉案专利产品与该在先商标核定使用的商品相同，易使相关公众将其误认为与在先商标的商品来源相同或者联想到其商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系，故涉案专利的实施将会误导相关公众，损害在先商标所有人的合法权益，遵循诚实信用和保护在先取得的合法权利的原则，判定其与在先商标权相冲突。因此，涉案专利权与他人在先取得的注册商标权利相冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定。
鉴于上述评述已经得出涉案专利不符合授权条件的结论，合议组对请求人提出的其他证据不再予以评述。
三、决定
宣告201730666217.0号外观设计专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第四十六条第二款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
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