发明创造名称：按摩鞋（鞋底置入芯片盒）
外观设计名称：
决定号：40669
决定日：2019-06-14
委内编号：6W112352
优先权日：无
申请（专利）号：201730603741.3
申请日：2017-12-01
复审请求人：
无效请求人：株式会社爱世克私
授权公告日：2018-11-20
审定公告日：
专利权人：浙江步多健生物科技有限公司
主审员：马燕
合议组组长：徐清平
参审员：王霞军
国际分类号：
外观设计分类号：0204
法律依据：专利法第23条第3款
决定要点：涉案专利中的图案与在先商标图案在线条局部存在的区别不足以影响二者在整体视觉上的近似，而在先商标在中国境内具有一定知名度，且对于运动鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的两侧面，因而，在涉案专利的鞋体两侧使用与在先商标在视觉上近似的图案，会使相关公众对商品来源产生误认，损坏在先商标所有人的合法权益。
全文：
针对201730603741.3号外观设计专利权（下称涉案专利），株式会社爱世克私（下称请求人）于2019年01月16日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定，并提交了如下证据：
证据1：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966的十三件商标查询文本打印件；
证据2：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966的十三件商标的商标注册证明复印件；
证据3：注册号为270965、270966的商标的续展公告打印页。
请求人认为：（1）请求人是证据1和证据2中所涉及的13件商标的商标注册权利人，上述13件商标的注册公告日均在涉案专利申请日之前，且现均处于有效期内，核定使用的商品类别为25类，包含鞋（脚上的穿着物）等。（2）涉案专利的组件产品虽然包含两个组件，但只视为一个产品（即，按摩鞋），组件2（即，鞋体部分）在醒目位置、即在鞋面两侧中心区域上分别包含了彼此交叉的条纹图案，该条纹图案与第5875807号在先商标的设计要素、构图风格、整体布局、表现形式、视觉效果以及总体设计风格均基本相同，差异仅在于涉案专利的条纹图案中的第二组线条在最左侧的曲率稍小于该在先商标的曲率，但以相关公众的一般注意力来看，二者在视觉上基本无差别。涉案专利的设计容易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与请求人的注册商标的商品有特定的联系，造成相关公众容易误认或产生混淆。因此，涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定。（3）请求人对其余在先商标也充分阐述了意见，并表示同时提交的6份相关证据和28份资料供合议组参考，用以说明请求人在先商标的知名度，以及多件商标注册申请因与请求人在先商标构成近似被商标评审委员会裁定为不予注册商标的事实。
经形式审查合格，国家知识产权局于2019年02月01日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，通知其在指定期限内答复。
专利权人逾期未答复。
国家知识产权局依法成立合议组对本案进行审理，合议组于2019年05月16日向双方当事人发出了合议组成员告知通知书，告知双方当事人如对合议组成员有回避请求的，于收到本通知书之日起7日内提交书面的请求书，并且说明理由，逾期未答复，视为无回避请求。
双方当事人均逾期未答复。
至此，合议组认为本案事实清楚，可以依法作出审查决定。
二、决定的理由
1.法律依据
专利法第23条第3款规定：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
2.证据认定
证据1和证据2为国家工商行政管理局总局商标局授予的第5875807号等13件商标档案复印件及网上查询信息打印件，请求人在案件编号为6W108507、6W110360等在先审结案件中提交过盖有国家工商行政管理总局商标局商标注册证明专用章的原件。专利权人对证据1、2的真实性未提出异议，经核实，证据2复印件与原件一致，合议组对上述13件商标相关信息的真实性予以确认。上述13件商标的注册人为本案请求人株式会社爱世克私，其中，第5875807号商标专用权期限为自2011年10月07日至2021年10月06日止，使用的商品包括鞋（脚上的穿着物）等产品。涉案专利的申请日为2017年12月01日，第5875807号商标专用权的取得时间在涉案专利申请日前，且目前仍然有效，故请求人对该商标享有的专用权相对于涉案专利属于他人在先取得的合法在先权利，第5875807号商标可用于评价涉案专利是否符合专利法第23条第3款的规定。
3.关于专利法第23条第3款
根据《专利审查指南》的相关规定，关于涉案专利是否使用了与第5875807号商标（下称在先商标）相同或相似的设计的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。
涉案专利包含组件1和组件2，由组件1的六面正投影视图、组件2的主视图、后视图、左视图、右视图、仰视图，以及使用状态图、组合状态图表示。组件2的左视图和右视图显示鞋两侧有如下图案（以右视图逆时针旋转90度为例说明，左视图图案镜像对称）：整体由两横向线条及两纵向线条交叉构成图案；横向线条均为从左侧延伸到右上方的平缓弧形曲线，上部线条的弧度略大于下部线条，两线条于右端汇聚；纵向线条均向右下方倾斜并在底部略向左弧形弯曲，纵向线条与横向线条在中间部位交叉。详见涉案专利附图。
在先商标为图形商标，整体由两横向线条和两纵向线条交叉构成；横向线条左侧均向下弯曲，弯曲弧度为上部线条略大于下部线条，且于右端汇聚；纵向线条呈倾斜状并与横向线条交叉，其中左侧纵向线条下端与下部横向线条下端接近。详见在先商标附图。
合议组认为，涉案专利为按摩鞋的外观设计，在先商标的核定使用商品包括鞋（脚上的穿着物），因此二者使用商品的种类相同。将涉案专利中使用的图案与在先商标进行对比，二者均是由两纵向线条及两横向线条交叉构成的图形，两横向线条均为曲线并于右端汇聚，两纵向线条倾斜设置，且与横向线条的交汇亦基本相同。二者的主要差异在于：①涉案专利的两横向线条在左侧较为平直，而在先商标向下弯曲；②涉案专利的两纵向线条大致平行并在底部略有弧形弯曲，而在先商标纵向线条略外分且为直线。由于涉案专利与在先商标均具有相近的线条结构特征，线条交叉后形成的图形在视觉上也形成了近似的效果，而涉案专利与在先商标存在的上述差异尚不足以影响二者在整体视觉上的近似；此外，在先商标在中国境内属于具有一定知名度的商标，并且对于本案涉及的按摩鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的侧面，因而，在涉案专利的鞋体两侧使用与在先商标在视觉上近似的图案，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。
综上所述，在未经商标所有人授权许可的情况下，涉案专利使用了与在先商标近似的图案，且涉案专利产品与该在先商标核定使用的商品相同，易使相关公众将其误认为与在先商标的商品来源相同或者联想到其商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系，故涉案专利的实施将会误导相关公众，损害在先商标所有人的合法权益，遵循诚实信用和保护在先取得的合法权利的原则，判定其与在先商标权相冲突。因此，涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定。
鉴于上述评述已经得出涉案专利不符合授权条件的结论，合议组对请求人提出的其他商标和证据不再予以评述。
三、决定
宣告201730603741.3号外观设计专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
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