发明创造名称：儿童休闲鞋（七）
外观设计名称：
决定号：40986
决定日：2019-07-09
委内编号：6W112733
优先权日：
申请（专利）号：201830221151.9
申请日：2018-05-15
复审请求人：
无效请求人：株式会社爱世克私
授权公告日：2018-12-14
审定公告日：
专利权人：王来莹
主审员：刘晓瑜
合议组组长：官墨蓝
参审员：刘萌
国际分类号：
外观设计分类号：0204
法律依据：专利法第23条第3款
决定要点：涉案专利中的图案与在先商标在线条局部存在的差异不足以影响二者在整体视觉上的近似，而在先商标在中国境内属于具有一定知名度的商标，且对于运动鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的侧面，因而在涉案专利的鞋体侧面使用与在先商标在视觉上近似的图案，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。
全文：
针对201830221151.9号外观设计专利（下称涉案专利），株式会社爱世克私（下称请求人）于2019年03月21日向国家知识产权局会提出无效宣告请求，其理由是涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定，并提交了如下证据：
证据1：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966的十三件商标的网上查询文本复印件；
证据2：注册号为5875801、168844、5875807、5875806、5875805、5875804、5875803、5875802、5875800、5875799、5875798、270965、270966的十三件商标的商标注册证明复印件；
证据3：注册号270965、270966的商标的续展公告复印件。
相关证据1：请求人作为异议人提出的三十九件成功商标异议案中的被异议商标公告和异议裁定书或异议复审裁定书的复印件；
相关证据2：福建省厦门市中级人民法院作出的（2010）厦民初字第333号民事判决书的复印件；
相关证据3：晋工商处字[2014]第17-035号关于第三人侵犯168844号商标专用权行为的行政处罚决定书的复印件；
相关证据4：晋工商处字[2015]第04-24号关于第三人侵犯168844号商标专用权行为的行政处罚决定书的复印件；
相关证据5：《商标审查及审理标准》第三部分“商标相同、近似的审查”中的部分内容复印件。
相关证据6：《SIZE尺码》杂志（ISSN:1673-8276）上刊登的广告页（2010年09月第100-101页）的复印件。
除上述证据外，请求人还提交了请求人主体资格证明及公证文件的复印件，以及用于说明请求人在先商标知名度的参考资料1-28。请求人认为，（1）其商标专用权相对于涉案专利享有的外观设计专利权是合法的在先权利，请求人具备以专利法第23条第3款提出无效宣告请求的资格，证据1和证据2中的十三件在先商标可以用于评价涉案专利是否符合专利法第23条第3款的规定。（2）证据1和证据2中涉及的注册商标核定使用的商品为第25类，涉案专利的产品“鞋”，属于在先商标核定种类的商品，与在先商标所标识的商品具有相同的用途、生产部门、销售渠道和消费群体，易误导相关公众或者导致相关公众混淆。（3）请求人主要将涉案专利的鞋面外侧的条纹图案分别与证据1和证据2中的注册商标进行了比较，认为涉案专利与上述十三件在先商标的各设计要素、构图风格、整体布局、表现形式、视觉效果以及总体设计风格均基本相同，以相关公众的一般注意力来看，二者在视觉上基本无差别，设计差异仅在于线条数量、长短或者线条延伸方向或延伸距离略有不同。（4）请求人认为其在中国广泛注册了条纹商标，且其注册商标在中国的知名度得到司法机关的认定并已获得行政和法律保护。综上，由于请求人的在先注册商标对于相关公众的显著性和极高的知名度，易使相关公众对涉案专利的商品来源产生误认或者认为其来源与请求人的注册商标的商品有特定的联系，因此，涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定。
经形式审查合格，国家知识产权局于2019年04月04日受理了该无效宣告请求，并将请求人的无效宣告请求文件以及证据副本转送专利权人，通知其在指定期限内进行答复。
专利权人逾期未答复。
国家知识产权局依法成立合议组，对本案进行审理。合议组于2019年06月11日向双方当事人发出口头审理通知书，定于2019年07月04日进行口头审理。
口头审理如期进行，请求人委托代理人参加本次口头审理，专利权人未参加审理。在口头审理过程中，请求人明确其无效宣告请求的理由及所使用的证据为：使用证据1至证据3中所示的注册商标证明涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定，其他证据及资料仅供合议组参考。请求人当庭出示了证据2中所有商标的商标档案复印件，该复印件上加盖有“国家知识产权局商标注册证明专用章”红章。请求人认为证据2中商标注册号为5875801的商标与涉案专利中的图案最为接近，并在原有书面意见的基础上充分发表了对比意见。
在上述审理的基础上，合议组经合议，认为本案事实已经清楚，口头审理当庭宣告涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定，应予无效，依法作出本审查决定。
二、决定的理由
1．法律依据
专利法第23条第3款规定：授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。
2．证据认定
证据2为多件商标的商标注册证明，是在国家工商总局商标局查询所述商标的商标档案，其中包含注册号为5875801的商标，该商标的注册人为本案的请求人株式会社爱世克私，专用期限为2011年12月07日至2021年12月06日，核准使用的商品包括鞋（脚上的穿着物）、运动鞋、跑鞋等。请求人在口头审理时出示了加盖有商标注册证明专用章的商标档案文件。专利权人对证据2的真实性未提出异议。经核实，合议组对证据2中第5875801号商标信息的真实性予以确认。涉案专利的申请日为2018年05月15日，第5875801号商标专用权的取得在涉案专利申请日前，且目前仍然有效，故请求人对上述商标享有的专用权相对于涉案专利属于合法在先权利，证据2中的第5875801号商标可用于评价涉案专利是否符合专利法第23条第3款的规定。
3．关于专利法第23条第3款
根据《专利审查指南》的相关规定，涉案专利是否使用了与证据2所示第5875801号商标（下称在先商标）相同或者相似的设计的认定，原则上适用商标相同、相似的判断标准。
涉案专利由主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图及立体图表示，其中右视图所示的鞋侧面清楚显示有如下图案：四条线分两组交叉构成图案，其中一组两条线为直线，长度相对较短，由左上方倾斜延伸到右下方，两线条的斜度略有差别；另一组的两条线大致为弧形曲线，从左下方向右上方延伸，上部弧线与前一组两条线在中上部相交，下部弧线由第一组左侧线下端右侧起始，与前一组右侧线下部相交，两条弧线于右上方汇聚。详见涉案专利附图。
在先商标为图形商标，图形由四条线分两组交叉构成，其中一组两条线为直线，长度相对较短，由左上方倾斜延伸到右下方，两线条的斜度略有差别；另一组的两条线大致为弧形曲线，从左下方向右上方延伸，上部弧线与前一组两条线在中上部相交，下部弧线由第一组左侧线下端左侧起始，与前一组右侧线下部相交，两条弧线于右上方汇聚。详见在先商标附图。
合议组认为，涉案专利为鞋的外观设计，在先商标的核定使用商品包括鞋，因此二者使用商品的种类相同。对比涉案专利中使用的图案与在先商标，二者均是由线条构成的图形，线条之间均呈交叉状态，且中间交叉形成网格状图案；二者的区别主要在于：涉案专利与在先商标的弧形线条的具体弧度以及下部弧线的起始位置略有差异。由于涉案专利与在先商标均具有相近的线条结构特征，线条交叉后形成的网格状图形及线条向外延伸的设计在视觉上也形成了近似的效果，因而二者在线条局部存在的区别不足以影响二者在视觉效果上的近似，同时在先商标在中国境内属于具有一定知名度的商标，并且对于本案涉及的运动鞋类商品而言，其商品的标识通常会设置在鞋体的两侧面，因此，在涉案专利的鞋体侧面使用与在先商标在视觉上近似的图案，易使相关公众将使用涉案专利的商品与在先商标所有人的商品相混淆，或者联想到使用涉案专利的商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系。
综上所述，涉案专利使用了与在先商标近似的图案，在实际使用过程中，易使相关公众将其误认为与在先商标的商品来源相同或者联想到其商品生产者与在先商标所有人之间存在某种特定联系，故涉案专利的实施将会误导相关公众，损害在先商标所有人的合法权益。遵循诚实信用和保护在先取得的合法权利的原则，判定其与在先商标权相冲突。因此，涉案专利不符合专利法第23条第3款的规定。
鉴于已经得出涉案专利不符合专利法第23条第3款规定的授权条件的结论，本决定对请求人提交的其他证据不再予以评述。
三、决定
宣告201830221151.9号外观设计专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。
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