发明创造名称：具有除草活性的旋光(R)-苯氧基丙酸-N-甲基-N-2-氟苯基酰胺化合物
外观设计名称：
决定号：41175
决定日：2019-07-14
委内编号：4W108455
优先权日：
申请（专利）号：01823753.3
申请日：2001-11-01
复审请求人：
无效请求人：刘东卫
授权公告日：2006-10-11
审定公告日：
专利权人：东部福阿母韩农(株)
主审员：李新芝
合议组组长：葛永奇
参审员：王萌
国际分类号：C07D263/58,A01N43/76
外观设计分类号：
法律依据：专利法第22条第3款
决定要点：现有技术已公开了某化合物的外消旋物，如果该化合物仅有一个手性中心，且该外消旋化合物的拆分对于本领域技术人员而言属于常规技术手段，同时本领域技术人员有动机对该化合物进行拆分以寻求活性更好的对映体，那么，即使对映体相比外消旋物具有相对更好的活性，该对映体化合物仍不具备创造性。
全文：
本无效宣告请求涉及国家知识产权局于2006年10月11日公告授权的、名称为“具有除草活性的旋光（R）-苯氧基丙酸-N-甲基-N-2-氟苯基酰胺化合物”的第01823753.3号发明专利权（下称本专利），其申请日为2001年11月01日，授权公告的专利权人为东部韩农化学株式会社，后变更为东部福阿母韩农（株）。
本专利授权公告的权利要求书如下：
“1.具有除草活性的式（1）的（R）-苯氧基丙酸-N-甲基-N-2-氟苯基酰胺化合物，
所述化合物具有对稻作物的安全性，并且能防止稗草生长，
其中X是氢；
Y是氢；且
N是0-2的整数。
2.控制稗草生长，同时让稻作物生长，并且基本上不给所述稻作物带来任何损害的方法，所述方法包括施用有效量的至少一种式（1）化合物：
其中X是氢；
Y是氢；且
N是0-2的整数。
3.除草组合物，其中包含至少一种式（1）化合物和至少一种选自下列的物质：农业上可接受的载体、添加剂、表面活性剂和至少一种其它除草组合物：
其中X是氢；
Y是氢；且
N是0-2的整数。”
针对上述专利权，刘东卫（下称请求人）于2019年01月28日向国家知识产权局提出无效宣告请求，其理由是本专利说明书不符合专利法第26条第3款的规定，权利要求1-3不符合专利法第22条第2、3款的规定。请求人同时提交了如下证据1-4：
证据1：第99810369.1号发明专利申请公开说明书，公开日为2001年10月03日，共35页；
证据2：《基础有机化学》，邢其毅等，高等教育出版社，1993年11月第2版第1次印刷，复印件共29页；
证据3：第89544号复审决定书，复印件共16页；
证据4：第01823753.3号发明专利说明书，授权公告日为2006年10月11日，复印件共24页（本专利）。
形式审查合格后，国家知识产权局受理了上述请求，于2019年02月27日向双方当事人发出《无效宣告请求受理通知书》，并将《专利权无效宣告请求书》及其他有关文件的副本转送给专利权人，要求其在指定的期限内答复。
2019年2月28日，请求人针对该无效宣告请求进一步补充如下证据5-9：
证据5：第86103114号发明专利申请公开说明书，公开日为1986年12月17日，复印件共4页；
证据6：第00811233.9号发明专利申请公开说明书，公开日为2003年03月12日，复印件共6页；
证据7：平2-11580公开特许公报，公开日为1990年01月16日，复印件共5页；
证据8：昭54-112828公开特许公报，公开日为1979年09月04日，复印件共7页；
证据9：US4130413，公开日为1978年12月19日，复印件共13页。
请求人认为：
1、本专利说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定。具体表现为：（1）本专利实验数据明显不合理，不能证明其除草效果。首先，试验方法与实验结果矛盾，试验方法记载的是三叶期稗草，而表5中数据记载的为4片叶稗草，二者明显矛盾；其次，实验数据之间相互矛盾：由表5可以看出，在16g/ha时（R）-化合物与（S）-化合物活性呈叠加效果，但叶子处理量为4g/ha以及8g/ha时表中数据记载的活性明显偏低；本专利说明书第20页表5记载的对4片叶稗草的数据与专利权人在先申请即证据1表7中同一化合物对4片叶稗草的数据矛盾；证据1说明书第22页表6中记载的化合物对三叶期稗草的活性数据与本专利说明书第19-20页所记载的该化合物对四片叶稗草的活性数据矛盾；（2）对化合物的记载明显不合理，不能证明其获得了这些化合物。首先，说明书第5页表1中给出了R、Y和X的具体基团，但通式（1）中并没有取代基R；其次，说明书第16页表2中通式结构具有取代基X1、X2和Y，但实施例11-16中并没有给出Y取代基；此外，说明书第12页第6-7行记载的实施例1化合物具有0.7H和0.3H表征数据，但实施例2-16中并没有出现，明显不合理；而且，权利要求1的化合物即为实施例3化合物，需要实施例1化合物S构型翻转为R构型得到实施例2化合物，但得到实施例2化合物的反应为SN1反应，本领域技术人员有理由怀疑其没有制备得到R构型化合物（参见证据2第135页，第146页），故实施例3化合物也没有制备得到。
2、权利要求1-3不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。理由如下：证据1已经公开了本专利权利要求1化合物的外消旋物（参见证据1说明书第21页表5），且该化合物仅有一个手性中心，并公开了该化合物具有对稻作物的安全性，能防止稗草生长（参见证据1说明书第22页表6），结合证据3相关内容可知，权利要求1不符合专利法第22条第2款有关新颖性的规定；对于权利要求2而言，证据1公开了式（1）化台物（参见权利要求1的评述），并公开了通过施用有效量的式（1）化合物控制稻作物中的稗草而对稻没有任何伤害的方法（参见证据1权利要求6），可见证据1公开了权利要求2要求保护的技术方案，因此权利要求2不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定；对于权利要求3而言，证据1公开了含有式（1）化合物和农业上可接受载体、添加剂、表面活性剂或其它除草化合物的除草组合物（参见证据1权利要求11），并公开了其它除草化合物可以是灭草松、二氯喹啉酸、敌稗（参见证据1说明书第19页第10-15行），可见，证据1公开了权利要求3的技术方案，因此权利要求3不符合专利法第22条第2款关于新颖性的规定。3、权利要求1-3不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。具体理由如下：对权利要求1而言，权利要求1与证据1化合物（1）的区别特征在于，权利要求1保护的是R构型，证据1公开的是外消旋化合物，由于本专利说明书实验数据并不能证明R构型具有更好的药效活性，因此其实际解决的技术问题是提供一种R构型化合物，而对本领域技术人员而言，外消旋物必然包含R和S构型的手性化合物，通过常规手性化合物的合成或者手性分离方法就可以得到R或S构型的化合物，本专利也没有记载有别于现有技术的拆分或合成方法，因此，本领域技术人员在证据1公开的外消旋化合物的基础上，获得本专利的R构型化合物是容易的，因此，权利要求1不具备创造性。而且即使R构型化合物具有更好的活性，但单一手性化合物具有更好的活性在药物领域也是普遍存在的，在此情况下权利要求1仍不具备创造性。在权利要求1不具备创造性的基础上，权利要求2、3也不具备创造性。此外，证据5公开了具有除草活性的通式（V）的化合物（参见证据5表4），与权利要求1化合物区别特征在于：酰胺所连接苯环上取代基不同和证据5所公开的酰胺上没有取代基以及证据5没有公开具体手性构型。基于上述区别特征确定本专利权利要求1实际解决的技术问题是提供一种用于水稻中杀灭稗草的结构类似的化合物。然而，对于本领域技术人员而言，该主体结构的化合物能够用于农作物尤其是水稻中杀灭杂草尤其是稗草已经公开，本领域技术人员能够知晓，在保持主体结构不变的基础上进行修饰能够达到相似的效果，而且在证据5已经公开了其具有手性位点的基础上，本领域技术人员容易想到将其制备成单一构型的化合物，因此，在证据5公开的式（V）化合物的基础上，本专利的权利要求1不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。证据6-9也均从结构方面证明了权利要求1不具备创造性。在此基础上，权利要求2和3也不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。
2019年03月14日，本案合议组向专利权人发出《转送文件通知书》，将请求人于2019年02月28日提交的意见陈述书和相关证据转送给请求人，要求其在指定期限内进行答复。
专利权人于2019年04月15日针对该无效宣告请求提交了意见陈述书，并附具了如下反证1、2及其中文译文。
反证1：J. Chem. Phys.，W. D. Phillips，1955年，封面页，第1363-1364页，复印件及中文译文共5页；
反证2：Organic Letter，14（15），第3948-3951页，复印件及中文译文共4页。
专利权人认为：
1、本专利符合专利法第26条第3款的规定，具体理由如下：（1）请求人关于实验数据矛盾的理由不能成立。首先，稗草通常在三叶期约两周后生长至五叶期或更多，三叶期稗草通常会在2至4天后就生长到四叶期。通过简单地阅读本专利实验实施例1和表3，本领域的普通技术人员将认识到三叶和四叶的问题并不是矛盾的。其次，就特定的活性值而言，现有技术中没有任何关于外消旋化合物必须具有大于(R)-化合物和(S)-化合物之和的累加效应的教导基础。由于上述化合物是光学异构体，其最终活性值是不可预测的，因此请求人关于记载的活性数据明显偏低的问题并不成立。再次，试验时尽管测试条件相同，但数据有效性都不能在每次表现出完全相同的结果，此外与未处理的对照相比，损害程度是相对值，相对值可以基于未处理对照的状态而变化，并且没有理由去假定每次测试的未处理对照将显示相同状态，因此请求人关于与在先数据矛盾的问题也不存在。（2）关于记载的结构数据不合理以及能否制备得到的问题，首先，从表1中可以看出，在没有R定义的情况下，化合物结构本身非常清楚，显然，对R的描述只能是打字错误的结果；其次，在说明书的第15/21页中描述了“使用苯胺化合物代替N-甲基-2，3，6-三氟苯胺，通过实施例10的相同方法制得了下表2中的化合物″，因此本领域的普通技术人员将能够制备实施例11-16。就H的数量而言，在表2中1H-NMR单元格中的H的总数全部能够与具有Y=H的所述结构式中的H的总数匹配。再次，反证1、2表明0.7H和0.3H可以在数据中合理存在，而且影响1H-NMR数据的基本单元在实施例1和实施例2-16之间是不同的，因此实施例1化合物的表征数据并不存在不合理的问题；最后，证据2可以证明请求人所述本专利实施例2的亲核取代反应机制为SN1而不是SN2的主张不成立，而且从溶剂角度看更有理由相信本专利实施例2的反应机制属于是SN2反应，本领域技术人员在参考本专利公开的内容后能够确定本专利权利要求1保护的化合物已被制备得到。
2、关于新颖性问题，本专利的新颖性已经在实质审查阶段基于所提供的证据1进行了审查。 此外，一方面专利法并不属于案例法，另一方面证据3即第89544号复审决定所涉及的事实和理由均与本专利不同，尤其是在该复审决定所引用的对比文件当中明确公开了其化合物包括所有的立体异构体和这样的立体异构体的外消旋混合物。与之相对，请求人引用的证据1中完全未提及立体异构体的存在。因此，请求人所引用的复审决定并不能够适用于确定本专利权利要求1是否具备新颖性。
3、关于创造性问题，本专利的创造性已经在实质审查阶段基于所提供的文件进行了审查。此外，在本专利说明书尤其是表5当中明确记载了在用于控制稗草生长、同时让稻作物生长的情况下，本专利的技术方案提供了优异的除草活性。这种除草活性是令人惊讶的。因此，本专利权利要求1-3符合专利法第22条第3款关于创造性的规定。
2019年04月25日，本案合议组向请求人和专利权人发出《无效宣告请求口头审理通知书》，拟定于2019年06月20日对该专利权的无效宣告请求进行口头审理。同时向请求人发出《转送文件通知书》，将专利权人于2019年04月15日提交的意见陈述书和相关证据转送给请求人，要求其在指定期限内进行答复。
2019年04月29日，专利权人针对该无效宣告请求再次提交了意见陈述书，并附具了反证1、2及其中文译文（与其2019年04月15日提交的意见陈述书及其附件相同）和反证3：
反证3：（2018）京行终6345号判决书，复印件共17页。
专利权人进一步补充陈述如下：根据证据5公开的内容，在左侧苯环4-位的取代基(至少其-OC-部分)是很关键的并且不能被修饰。这一结构部分及其关键性反映在证据5通篇的教导当中。从证据5出发，本领域技术人员会认为证据5中包括左侧苯环及其4-位-OC-部分在内的骨架部分是产生药理活性的化学结构片段。一旦改变了骨架部分中的任何一个部分，无论是环结构，还是-OC-部分，均无法预期是否还能够产生同样的药物活性。也就是说，本领域技术人员没有动机去将-OC-部分抛弃，反证3可以提供佐证，而且请求人所引用的作为最接近现有技术的表4化合物与证据5表14中的测试化合物在结构上有显著区别，本领域技术人员难以预期表4化合物是否具有除草效果，因此权利要求1-3相对于证据5具备创造性。请求人没有结合证据6-9详细说明无效宣告理由，不应予以考虑。
2019年05月14日，本案合议组再次向请求人发出《转送文件通知书》，将专利权人于2019年04月29日提交的意见陈述书和相关证据转送给请求人，要求其在指定期限内进行答复。
2019年06月20日，口头审理如期进行。在口头审理过程中，请求人和专利权人对对方出席口头审理人员的身份和资格没有异议，对合议组成员和书记员没有回避请求。庭审过程中，合议组就本案的无效理由逐一进行了调查，双方当事人充分陈述了各自的意见。在此基础上，合议组记录了以下重要事项：
1、请求人明确其无效宣告请求的理由为：本专利说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定；权利要求1-3相对于证据1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定；权利要求1-3相对于证据1与公知常识的结合或者相对于证据5与公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。
2、专利权人对证据1、5的真实性、公开性没有异议；请求人放弃证据2、3作为证据使用，放弃证据6-9以及与之相关的无效理由，对反证1-3及其中文译文没有异议。
至此，合议组认为本案的事实清楚，可以作出审查决定。
二、决定的理由
1、关于审查文本和法律适用
由于专利权人在授权后未对专利文本进行修改，因此本无效决定所针对的文本为本专利的授权公告文本。
本专利的申请日为2001年11月01日，故对本专利的审查应适用2000年修改的专利法及其实施细则的有关规定。
2、无效宣告的理由、范围
根据请求人在无效宣告请求书及口头审理时的陈述，请求人关于本无效宣告请求的理由及其所使用的证据为：本专利说明书公开不充分，不符合专利法第26条第3款的规定；权利要求1-3相对于证据1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定；权利要求1-3相对于证据1与公知常识的结合或者证据5与公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。
3、关于证据
在本案中，请求人在口审前共提交了证据1-9，并当庭明确提出放弃使用证据2、3以及证据6-9。基于此，合议组对请求人所提交的证据2、3、6-9不再予以考虑。专利权人对证据1、5的真实性和公开性没有提出异议，合议组经核实后对证据1、5的真实性和公开性予以确认。
专利权人在本案中共提交反证1-3以及反证1、2的中文译文，请求人对反证1-3的真实性以及反证1-2译文的准确性未提出异议，合议组经核实后对反证1-3的真实性予以确认，反证1-2的译文以专利权人提交的为准。
4、关于创造性
专利法第22条第3款规定，创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。
现有技术已公开了某化合物的外消旋物，如果该化合物仅有一个手性中心，且该外消旋化合物的拆分对于本领域技术人员而言属于常规技术手段，同时本领域技术人员有动机对该化合物进行拆分以寻求活性更好的对映体，那么，即使对映体相比外消旋物具有相对更好的活性，该对映体化合物仍不具备创造性。
就本案而言，权利要求1请求保护一种如上所述的（R）-苯氧基丙酸-N-甲基-N-2-氟苯基酰胺化合物。请求人主张该权利要求不具备创造性的证据组合方式为证据1结合公知常识或证据5结合公知常识。对此，合议组认为：证据1说明书第21页表5中公开了式（1）结构的化合物。由该化合物的结构可知，该式（1）化合物仅有一个手性中心。并且在表6中公开了其中的化合物序号1的化合物（即R为CH3，X和Y为H的化合物）具有很好的稻田除稗草活性。该序号1的化合物与本专利权利要求1所要求保护的化合物的区别特征仅在于：证据1所公开的化合物为外消旋化合物，而本专利权利要求1保护的是该外消旋化合物的R构型。对本领域技术人员而言，外消旋物必然包含等摩尔的R-和S-构型的手性化合物，通过常规手性化合物的合成或者手性分离方法即可得到R-或S-构型的化合物。因此本领域技术人员在证据1公开的外消旋化合物的基础上，通过常规技术手段得到本专利的R-构型化合物是容易实现的。此外，从本专利说明书表5记载的有关该化合物除草活性的实验数据来看，虽然相关数据显示该R-构型的化合物相比其外消旋化合物和S-构型化合物在低剂量时呈现出了更好的稻田除稗草活性，但如请求人所述，本专利说明书表5所记载的外消旋化合物的除草活性与证据1表7中记载的同一外消旋化合物在相同剂量和实验条件下的除草活性存在有较大差别，如在16g/ha的相同实验条件下除草活性相差25%。由此可以认为，至少在本专利和证据1所记载的条件下进行除草试验时，所得除草活性结果数据会存在较大的误差，本专利的R-构型化合物相对于其外消旋化合物和S-构型化合物在低剂量时是否总是具有更好的稻田除稗草活性及其差别的大小均难以确定。而且，即使除草活性如本专利说明书所记载的那样R-构型化合物的活性高于其外消旋物和另一光学异构体，但单一光学异构体可能具有比外消旋物和另一光学异构体更好的活性属于药化领域的公知常识。因此本领域技术人员有动机对该外消旋物进行拆分以得到除稗草活性更好的化合物。在没有足够的证据证明该更好的除稗草活性超出了本领域技术人员可预期的范围的情况下，本专利权利要求1的技术方案相对于证据1与本领域公知常识的结合不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。
本专利权利要求2所述的方法和权利要求3所述的除草组合物在证据1的权利要求6和11中均已有体现，基于与权利要求1不具备创造性类似的理由，权利要求2、3相对于证据1与本领域公知常识的结合也不具备创造性，不符合专利法第22条第3款的规定。
在权利要求1-3相对于证据1与公知常识的结合均不具备创造性的前提下，合议组对于请求人所提的其他无效理由不再予以评述。
基于以上事实和理由，本案合议组作出如下审查决定。
三、决定
宣告第01823753.3号发明专利权全部无效。
当事人对本决定不服的，可以根据专利法第46条第2款的规定，自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人应当作为第三人参加诉讼。
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